원고가 유사업종 영위 계열사로부터 상표권사용수수료를 미수취한 것은 부당행위계산부인대상에 해당하나, 상표권수수료를 안분계산한 것은 비합리적임

상표권자인 원고가 유사업종을 영위하는 계열사로부터 상표권사용수수료를 미수취한 것은 부당행위계산부인대상에 해당하나, 회사별 상황 및 조건의 차이를 무시하고 상표권수수료를 안분계산한 것은 비합리적임

1. 처분의 경위

가. AA그룹과 원고의 지위 및 상표권 소유 관계

1) 원고는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 기업집단인 AA그룹의 계열사로서, 197O.OO.OO. 신용부금, 소액신용대출 및 금융업 등을 사업목적으로 하여 ‘주식회사 AA상호신용금고’라는 상호로 설립되었고, 20OO. O.경 현재의 ‘주식회사 AA저축은행’으로 상호를 변경하였다.

2) AA그룹은 2013. 6. 당시 아래 <표1>과 같이 국내 OO개 계열사를 보유하고 있었고 이들은 6개 사업 분야로 나뉘어져 있는데(원고는 그중 보험‧증권‧은행 분야에 속한다), 물류‧여객‧콘텐츠 업종을 제외한 나머지 각 사업 분야에 속한 법인 중 일부는 AA그룹과 관련된 상표권의 등록권자이고, 각 상표권은 대부분 그 상표권의 효력이 미치는 지정상품 또는 지정 서비스업을 각 해당 법인이 속한 사업 분야로 한정하고 있다.

구체적으로 철강‧금속‧화학 업종에서는 AA제철 주식회사(이하 ‘AA제철’이라 하고, 각 법인 상호에서 ‘주식회사’ 기재를 생략하며, 이후 상호가 변경되었더라도 201*년 당시의 상호로 지칭한다)와 AA특수강이, 농업‧건강‧유통 업종에서는 AA비료가, 전자‧T‧반도체 업종에서는 AA테크놀러지, AA00, AA000가, 건설‧에너지‧부동산 업종에서는 AA건설이, 보험‧증권‧은행‧서비스 업종에서는 AA생명보험, AA증권과 원고가 각 상표권을 단독 또는 공동으로 소유하고 있었고, 그중 AA테크놀러지는 자신의 사업 분야가 아닌 농업‧건강‧유통 업종에 관한 상표권도 일부 보유하고 있었으며, AA건설은 AA그룹의 6개 사업 분야별로 해당 업종에 관한 상표권 중 하나 이상의 상표권에 관하여 공동 상표권자로 등록되어 있었다.

<표 생략>

3) 원고는 다음과 같은 상표권(이하 ‘이 사건 상표권’이라 하고, 각 상표권은 해당 순번대로 ‘제O상표권’이라고 칭한다)을 보유하고 있었는데, 단독소유하고 있는 도형 상표권을 제외한 나머지 상표권에 관하여는 모두 AA건설, AA생명보험, AA증권과 공동권리자로 등록되어 있다(이하 아래 표 순번 1 내지 4 상표를 ‘이 사건 그룹상표’, 순번 5 내지 11 상표는 ‘이 사건 개별상표’라 한다).

4) 원고를 비롯한 AA그룹의 상표권자들은 상호에 ‘AA’ 또는 ★★ 문양을 사용한 상표권 미보유 계열사들로부터 별도로 상표권 사용에 대한 사용료를 수취하지 않았다.

나. AA건설에 대한 세무조사 및 법인세 부과처분

1) 00지방국세청장은 2015. 2. 23.부터 3개월간 AA건설에 대하여 2010 ~ 2014 각 사업연도 법인사업자 통합조사를 실시하였는데, AA건설이 ‘ ’ 등의 상표에 대한 상표권을 보유하고 있으면서도 이를 사용하고 있는 AA그룹의 계열사로부터 상표권 사용대가를 받지 않은 것은 소득에 대한 조세의 부담을 부당하게 감소시키는 행위로서 구 법인세법(2018. 12. 24. 법률 제16008호로 개정되기 전의 것12), 이하 같다) 제52조에 따른 부당행위에 해당한다고 보아, [(상표권 사용 계열사의 매출액 – 광고선전비) × 요율(일반법인 0.23%, 금융법인 0.1%)]의 산식(이하 ‘이 사건 산식’이라 한다)에 따라 상표권 사용료의 시가를 산정한 다음, AA건설이 수취하지 않은 2010 내지 2014 각 사업연도 상표권 사용료 총 00,000,000,000원(= 2010 사업연도 0,000,000,000원 + 2011 사업연도 0,000,000,000원 + 2012 사업연도 0,000,000,000원 + 2013 사업연도 0,000,000,000원 + 2014 사업연도 0,000,000,000원)을 익금산입해야 한다는 내용이 포함된 과세자료를 **세무서장에게 통보하였다.

2) 이에 따라 **세무서장은 2015년 6월경 AA건설에 대하여 위와 같은 내용을 포함하여 2010 내지 2014 각 사업연도 법인세를 증액경정하였고, AA건설은 이에 불복하여 조세심판원에 조세심판청구를 하였다. 조세심판원은 2018. 1. 19. AA건설의 등록상표는 원고를 포함한 계열사가 공동으로 등록한 것이므로 이에 대한 사용료는 위 법인들이 안분하여 공동으로 수취하는 것이 타당하다는 이유로, 계열사(원고, AA제철, AA비료, AA테크놀러지, AA건설, AA생명보험, AA증권, AA특수강, AA00, AA000)가 상표권 사용료를 공동으로 수취하는 것을 전제로 AA건설의 과세표준과 세액을 경정하도록 하고, 나머지 쟁점에 대한 심판청구는 기각하는 결정(이하 ‘선행 결정’이라 한다)을 하였다.

3) **세무서장은 선행 결정에 따라 2018. 1. 31. AA건설에 대하여, 상표권 사용료 미수취로 인한 익금산입액을 당초 00,000,000,000원에서 0,000,000,000원(= 2010 사업연도 + 2011 사업연도 + 2012 사업연도 + 2013 사업연도 + 2014 사업연도)으로 감액하여, 2010 내지 2012 각 사업연도 법인세를 감액경정하고, 2013, 2014 각 사업연도 결손금을 증액경정하였다.

4) AA건설은 이에 불복하여 이 법원에 위 각 처분의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 제1심법원은 2020. 8. 20. AA건설이 계열사로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것은 부당행위계산 부인 대상에 해당하며 사용료 산정방식이 객관적으로 타당성이 없거나 현저히 불합리하다고 보기 어려워 위 각 처분이 위법하다고 볼 수 없다는 이유로 AA건설의 이 부분 청구를 기각하였고[이 법원 2018구합00000, 2020구합00000(병합)], AA건설이 이에 대하여 항소하였으나 항소심 법원은 2021. 12. 15. AA건설의 이 부분 항소를 기각하였다[서울고등법원 2020누00000, 00000(병합)]. AA건설이 이에 상고했지만 대법원은 AA건설의 이 부분 상고는 기각하되 다른 이유로 파기환송하는 취지의 판결을 선고하였고[대법원 2023. 5. 18. 선고 2022두00000, 00000(병합) 판결], 결국 위 사건은 2023. 6. 28. AA건설의 소 취하로 종료되었다.

다. 원고에 대한 법인세 부과처분

피고는 선행 결정에 따라 원고가 AA그룹의 계열사로서 AA건설이 보유하고 있는 상표권의 공동 등록권자 중 하나라는 이유로, 상표권자들이 상표권을 사용하는 계열사로부터 수취하였어야 할 총 사용료의 1/N에 상당하는 금액(2015 사업연도 내지 2017 사업연도 각 금액)을 원고가 이 사건 상표권을 사용하는 계열사로부터 수취하였어야 할 사용료라고 보아 이를 각 해당 사업연도의 익금에 산입하고, 2020. 7. 1. 및 2020. 8. 1. 원고에 대하여 별지1 목록 기재와 같이 각 법인세 및 가산세 부과처분(이하 ‘이 사건 처분’이라 한다)을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 6, 36 내지 38호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다) 및 을 제1호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 관련 법령

별지2 기재와 같다.

3. 원고의 주장 요지

가. 부당행위계산 부인 대상에 해당하지 않는다는 주장

1) 이 사건 개별상표권에 대한 주장

이 사건 개별상표권은 AA그룹의 그룹상표가 아닌 AA생명보험, AA증권의 개별상표이다. 이는 AA그룹의 다른 계열사가 사용하지 않았으므로, 원고가 수취할 상표권 사용료 자체가 없었다. 따라서 원고가 다른 AA그룹 계열사로부터 이 사건 개별상표권의 사용료를 수취하지 않은 것에 경제적 합리성이 결여되었다고 할 수 없다.

2) 이 사건 그룹상표권에 대한 주장

가) 상표권 사용료는 이를 사용함으로써 매출증가 등 초과이익이 발생하는 것을 전제로 그 가치를 반영하여 산정한 다음 사용자로부터 수취하는 것이다. 그런데 2011년경부터 AA그룹의 경영이 악화되어, AA그룹의 상표를 사용한 다른 계열사에게는 부실한 그룹의 계열사라는 부정적인 이미지가 형성되었을 뿐 이로 인해 매출이나 이익이 증가되는 효과가 발생하지 않았다. 따라서 원고가 상표권자가 아닌 AA그룹 계열사로부터 수취할 상표권 사용료는 존재하지 않는다(이하 ‘제1 주장’이라 한다).

나) AA화재는 2016. 9. 6. 개별상표인 ‘ ’를 등록했다. 그러므로 이 사건 그룹상표권의 효력은 AA화재에 미치지 않는다. 따라서 원고가 AA화재로부터 수취할 상표권 사용료는 존재하지 않는다(이하 ‘제2 주장’이라 한다).

다) 이 사건 그룹상표의 상표권자가 아닌 AA그룹 계열사 중 이 사건 그룹상표에 관한 원고의 지정상품인 보험ㆍ증권ㆍ은행 업종을 영위하지 않는 계열사는, 원고의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 이 사건 그룹상표를 사용한 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고가 이들로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것에 경제적 합리성이 결여되었다고 볼 수 없다(이하 ‘제3 주장’이라 한다).

라) 이 사건 그룹상표의 상표권자가 아닌 AA그룹 계열사 중 이 사건 그룹상표에 관한 원고의 지정상품인 보험ㆍ증권ㆍ은행 업종을 영위하는 계열사로서 원고의 지정상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 이 사건 그룹상표를 사용한 것으로 볼 수 있는 계열사(‘이 사건 금융법인들’이라 한다)의 경우에도, ① 원고는 이 사건 그룹 상표권을 독자적으로 개발한 바 없고, AA건설이 출원, 등록한 이 사건 그룹상표권을 원고가 영위하는 업종에 한하여 사용할 목적으로 그 지분 일부를 이전받았을 뿐이므로, 원고가 아닌 AA건설이 이 사건 그룹상표권 사용료의 수취권을 가지는 점, ② 이 사건 그룹상표권의 가치 상승에 대한 AA화재의 기여분이, 원고가 AA화재로부터 수취할 상표권 사용료를 전부 상쇄할 정도로 큰 점 등을 종합하여 볼 때, 원고가 이 사건 금융법인들로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것에 경제적 합리성이 결여되었다고 볼 수 없다(이하 ‘제4 주장’이라 한다).

나. 상표권 사용료 산정 방법이 타당하지 않다는 주장

1) 이 사건 산식에 적용된 요율(이하 ‘이 사건 요율’이라 한다)에 대한 주장

피고가 상표권 사용료의 계산을 위해 사용한 이 사건 산식은 법인세법상 아무런 근거가 없다. 이 사건 요율은 CC회계법인이 2013. 12. 31. 작성한 브랜드정책검토 보고서(이하 ‘이 사건 보고서’라 한다)에서 차용한 것인데, 이 사건 보고서는 AA****가 AA그룹 상표권의 소유자들로부터 상표권을 취득하기 위해 지급해야 하는 인수가격 및 향후 수령할 수 있는 상표권 사용료를 추정한 데에 불과하다. 원고는 나머지 상표권자들 또는 AA화재에게 상표권 인수대가를 지급하지 않았고 브랜드 가치상승을 위한 활동을 하지도 않았으므로, 이 사건 요율을 적용할 수 있는 전제를 충족시키지 못하였다. 따라서 피고가 이 사건 요율을 적용하여 상표권 사용료의 시가를 산정한 것은 부당하다.

2) 안분 방식에 대한 주장

피고는 선행 결정이 있은 후 AA건설에 대하여 이루어졌던 상표권 사용료 미수취로 인한 전체 익금의 산입액을 1/N만큼 균등하게 분할하여 원고에게 안분하였다.

이는 AA건설과 원고 등 나머지 상표권 보유 회사 사이의 상표권 보유 수, 해당 상표권 지정상품의 범위, 브랜드 가치상승에 기여한 정도 등을 전혀 고려하지 않은 것이므로 부당하다.

4. 부당행위계산 부인 대상에 해당하지 않는다는 주장에 대한 판단

가. 관련 법리

1) 구 법인세법 제52조 에 정한 부당행위계산 부인이란, 법인이 특수관계에 있는자와 거래할 때 정상적인 경제인의 합리적인 방법에 의하지 않고 구 법인세법 시행령(2018. 2. 13. 대통령령 제28640호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제88조 제1항 각호에 열거된 여러 거래형태를 빙자하여 남용함으로써 조세부담을 부당하게 회피하거나 경감시켰다고 하는 경우에 과세권자가 이를 부인하고 법령에 정하는 방법에 의하여 객관적이고 타당하다고 보이는 소득이 있는 것으로 의제하는 제도이다. 경제인의 입장에서 볼 때 부자연스럽고 불합리한 행위계산을 함으로써 경제적 합리성을 무시하였다고 인정되는 경우에 한하여 적용되는 것이다. 경제적 합리성의 유무에 대한 판단은 거래 행위의 여러 사정을 구체적으로 고려하여 과연 그 거래행위가 건전한 사회통념이나 상관행에 비추어 경제적 합리성을 결한 비정상적인 것인지의 여부에 따라 판단하되, 거래 당시의 특별한 사정 등도 고려하여야 한다(대법원 2019. 5. 30. 선고 2016두54213 판결 등 참조).

2) 상표는 자기의 상품과 타인의 상품을 식별하기 위하여 사용하는 표장이다. 상표제도는 상표를 보호함으로써 상표 사용자의 업무상 신용 유지를 도모하여 산업발전에 이바지함과 아울러 수요자의 이익을 보호함을 목적으로 한다. 상표에 화체된 업무상의 신용이나 고객흡인력 등 무형의 가치는 상표권자나 상표 사용자가 상표의 사용과 관련하여 투여한 자본과 노력 등에 의하여 획득되고 상표 사용의 정도, 거래사회의 실정, 상표의 인지도 등에 따라 변동될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표 사용자로부터 상표권 사용료를 지급받지 않았다는 이유만으로 곧바로, 그 행위가 경제적 합리성을 결여하였다고 단정할 것은 아니다. 상표권 사용의 법률상․계약상 근거와 그 내용, 상표권자와 상표 사용자의 관계, 양 당사자가 상표의 개발, 상표 가치의 향상, 유지, 보호 및 활용과 관련하여 수행한 기능 및 그 기능을 수행하면서 투여한 자본과 노력 등의 규모, 양 당사자가 수행한 기능이 상표를 통한 수익 창출에 기여하였는지 여부 및 그 정도, 해당 상표에 대한 일반 수요자들의 인식, 그밖에 상표의 등록․사용을 둘러싼 제반 사정 등을 종합적으로 고려하여, 상표권자가 상표권 사용료를 지급받지 않은 행위가 과연 경제적 합리성을 결여한 비정상적인 것인지 여부를 판단하여야 한다(대법원 2023. 5. 18. 선고 2018두33005 판결, 대법원 2023. 6. 1. 선고 2021두30679 판결 등 참조).

나. 이 사건 개별상표권에 대한 주장에 관한 판단

앞서 본 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정들을 종합하여 보면, 피고가 제출한 증거들만으로는 원고가 이 부분 상표권과 관련하여 상표권자가 아닌 AA그룹 계열사로부터 수취할 사용료가 있었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 있다.

1) 제5, 6상표권은 AA생명보험의 상호 일부인 ‘AA생명’과 AA생명보험의 슬로건이 결합된 상표로서, AA생명보험을 연상시킨다. 제7 내지 11상표권은 AA증권이 영위하는 사업명을 나타내는 상표로서, AA증권을 연상시킨다.

2) 그 밖에 이 부분 상표권이 AA그룹 전체의 상표로 사용되었다거나, AA생명보험, AA증권을 제외한 다른 AA그룹 계열사가 이 부분 상표권을 영업 등에 사용하였다고 볼 만한 자료는 이 사건 기록에서 찾기 어렵다.

다. 이 사건 그룹상표권에 대한 주장에 관한 판단

1) 제1 주장에 대한 판단

20**년 내지 20**년 당시 AA그룹의 제조부문 주요 계열사들이 유동성 부족 등 경영상의 위기를 겪었던 것으로 보이기는 한다. 그러나 AA그룹은 여전히 재계 00위의 기업집단이었고, AA화재는 위 기간에도 대규모 영업이익이 발생하는 등 AA화재를 중심으로 한 금융 계열사들의 운영에는 별다른 문제가 없었던 것으로 보이는바, 이 사건 그룹상표권이 경제적으로 별다른 가치가 없었다고 보기는 어렵다. 따라서 원고 주장과 같이 이 사건 그룹상표권의 상표권자가 아닌 AA그룹 계열사가 이 사건 그룹상표권으로 인해 전혀 이익을 얻지 못하여 원고에게 지급할 상표권 사용료가 없었다고 보기는 어렵다. 원고의 제1주장은 이유 없다.

2) 제2 주장에 대한 판단

AA화재가 2016. 9. 6. 개별상표인 ‘ ’를 등록한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 그러나 AA화재가 개별상표권을 등록하기 전에는 제1, 2 상표를 사용한 것으로 볼 수 있고, 사후적으로 위 상표가 별개의 상표권으로 등록되었다는 사정만으로는 위와 같은 개별상표권 등록 이전에 이 사건 그룹상표권의 효력이 AA화재에 미치지 않았다고 할 수 없다. 따라서 AA화재가 2016. 9. 6. 이전에 원고에게 지급할 상표권 사용료가 없었다고 볼 수 없다.

다만 2016. 9. 6.경부터는 AA화재가 위 개별상표를 사용한 것으로 볼 수 있고, 위 시점 이후에도 AA화재가 제1, 2 상표권을 사용한 사실이 있다고 볼 만한 객관적인 자료가 없으므로, 원고가 이에 대하여 사용료를 수취하지 않은 것이 경제적 합리성을 결한 비정상적인 것이라고 볼 수 없다. 따라서 이는 구 법인세법 제52조 제1항 이 정하는 부당행위계산 부인 규정의 적용대상이 된다고 볼 수 없다. 원고의 제2 주장은 위 인정 범위 내에서 이유 있다.

3) 제3 주장에 대한 판단

앞서 본 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정들을 종합하여 보면, 피고가 제출한 증거들만으로는, 이 사건 그룹상표권의 상표권자가 아닌 AA그룹 계열사 중 이 사건 금융법인들을 제외한 계열사로부터 원고가 이 사건 그룹상표권의 사용료를 지급받지 않은 것에 경제적 합리성이 결여되었다고 인정하기에 부족하며 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 이는 구 법인세법 제52조 제1항 이 정하는 부당행위계산 부인 규정의 적용대상이 된다고 볼 수 없다. 원고의 제3주장은 이유 있다.

가) 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다. 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다. 이때 지정상품의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상품에 의하여 정해진다[구 상표법(2018. 4. 17. 법률 제15581호로 개정되기 전의 것14), 이하 같다) 제82조 제1항, 제89조, 제91조 제2항]. 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일․유사한 상품에 사용하는 행위, 타인의 등록상표와 동일․유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적으로 교부․판매․위조․모조 또는 소지하는 행위 등은 상표권을 침해하는 행위이다(구 상표법 제108조 제1항 제1호 , 제2호). 상표권자는 상표권을 침해한 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구하거나(구 상표법 제107조 제1항 ) 그 침해로 인하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구할 수 있다(구 상표법 제109조 ).

이와 같이 등록상표권의 효력은 당해 지정상품과 동일․유사한 상품에 한하여 미친다(대법원 1982. 6. 8. 선고 81후4 판결 등 참조). 상표권으로 등록된 상표를 해당 상표권의 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 사용하는 것은, 해당 상표권에 대한 침해가 될 가능성이 있는 행위로서 상표권자로부터 사용허락을 받음과 동시에 그 사용에 대한 정당한 대가를 지급하여야 한다. 하지만 해당 상표권의 지정상품과 무관한 상품에 이를 사용하는 경우에는, 그 상표권의 효력이 미치지 않는다. 이 경우에는 해당 상표권을 침해할 우려가 없다. 이를 상표권자의 동의 없이 사용하더라도 상표권자가 손해배상 등의 책임을 물을 수 없게 된다. 따라서 이를 사용하기 위해 반드시 상표권자에게 사용대가를 지급해야 한다고 할 수 없다.

나) 앞서 본 대로 이 사건 그룹상표권에 관한 원고의 지정상품은 NICE분류 제10판 제36류 중 각종 보험업, 은행업, 증권업 등 보험ㆍ증권ㆍ은행 부문 업종이다. 따라서 AA그룹 계열사 중 보험‧증권‧은행 업종을 영위하는 법인이 ‘AA’ 명칭 또는 ★★ 문양, 결합상표 등을 사용하는 경우에는 이 사건 상표권을 사용한 것으로 평가할 수 있으므로, 원고로서는 이에 대한 정당한 사용대가를 수취하는 것이 합리적이다.

그러나 보험‧증권‧은행 업종이 아닌 다른 업종을 영위하는 법인이 이를 사용하는 경우에는 그 상표를 이 사건 상표권의 지정상품과 무관한 상품에 사용한 것이므로 이 사건 상표권을 사용한 것이라고 볼 수 없고, 원고가 그 사용대가를 수취하지 않은 것이 경제적 합리성이 없는 행위라고 단정할 수 없다.

다) 이에 대하여 피고는 ‘이 사건 그룹상표가 개별상표가 아닌 그룹상표인 이상, 그 상표권을 등록한 원고는 지정상품의 범위와 무관하게 모든 계열사로부터 사용료를 받았어야 한다’는 취지로 주장한다. 그러나 원고가 보험‧증권‧은행 업종이 아닌 다른 업종을 영위하는 계열사로부터 상표권 사용료를 수취하지 않은 것이 경제적 합리성이 결여되었다고 보기 위해서는, 위 계열사가 이 사건 그룹상표권에 관한 원고의 지정상품과 동일․유사한 상품에 이 사건 그룹상표권을 사용한 사실이 인정되어야 하는데, 이 사건 기록에서 이러한 사실을 인정할 만한 자료는 찾기 힘들다. 따라서 원고가 단순히 이 사건 그룹상표권을 등록하였다는 이유만으로, 이에 관한 지정상품의 범위와 상관없이 모든 계열사로부터 사용료를 수취했어야 한다고 보기는 어렵다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

4) 제4 주장에 대한 판단

앞서 본 증거들과 갑 제7, 50호증, 을 제2호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 원고가 이 사건 금융법인들로부터 이 사건 그룹상표의 사용료를 수취하지 않은 것은 경제적 합리성 없이 조세부담을 부당하게 감소시킨 행위로서 구 법인세법 제52조 제1항 이 정하는 부당행위계산 부인 규정의 적용대상에 해당한다는 점을 인정할 수 있다. 이에 반하는 원고의 제4주장은 이유 없다.

가) 원고는 AA그룹 계열사 중 이 사건 그룹상표권에 관한 원고의 지정상품과 동일․유사한 상품에 이 사건 그룹상표권을 사용한 이 사건 금융법인들로부터 사용대가를 받을 수 있었다고 봄이, 건전한 사회통념이나 경제인의 상관행에 비추어 합리적이라고 할 수 있다. 원고가 특수관계인이 아닌 사람(법인)에게 이 사건 그룹상표권을 무상으로 사용하도록 허락하지 않았을 것임은 거래관념상 명백하기 때문이다.

나) AA산업이 1989년경 제1상표권을 출원하였고, 이후 AA건설이 1997년경 AA산업을 흡수합병한 이래 AA건설이 제1상표권을 보유하였다. 이후 AA건설은 2009. 6. 1. 원고에게 자가 사용을 위해 원고의 지정상품에 대한 상표권만을 일부 양도하여 원고가 제1상표권을 공동으로 등록하게 된 것으로 보인다. 하지만 이와 같은 제1상표권의 등록 경위 등에 비추어 보더라도, 원고의 주장처럼 제1상표권과 관련하여 AA건설만이 사용료 수취권을 가지고 원고가 제1상표권의 공동 등록권자로서 자신의 몫에 해당하는 사용료 수취권을 단독으로 행사하지 못한다고 볼 수는 없다. 원고가 AA그룹의 지주회사․주력회사에 해당하지 않는다거나 AA건설이 제1상표권의 가치 형성ㆍ상승에 원고보다 더 크게 기여하였다는 사정만으로 이와 달리 볼 수는 없다.

다) 원고는 이 사건 그룹상표권의 가치 상승에 대한 AA화재의 기여분이, 원고가 AA화재로부터 수취할 상표권 사용료를 전부 상쇄할 정도로 크다는 취지로 주장한다. AA화재의 자산규모, 영업수익 및 AA금융네트워크 광고비 부담액이 원고의 수배에 이를 정도로 큰 사실, 이 사건 보고서에서 AA***가 상표권자인 AA그룹 계열사로부터 상표권을 취득하기 위해 지급해야 하는 인수가격을 원고보다 AA화재에 대해 더 높게 산정한 사정 등이 인정되기는 한다. 그러나 그 가치 상승에 대한 AA화재의 기여도가 이 사건 상표권 사용료 전액을 상쇄할 정도라고 단정하기는 어려운바, 이러한 사정만으로 원고가 AA화재에게 이 사건 상표권을 무상으로 사용하도록 한 것이 경제적 합리성이 있는 행위라고 볼 수는 없고, 위 기여도는 상표권 사용료를 산정하는 과정에서 적절히 반영하는 것으로 충분하다.

5. 상표권 사용료 산정 방법이 타당하지 않다는 주장에 대한 판단

가. 이 사건 요율의 적용이 부당하다는 주장에 대한 판단

앞서 든 증거들과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 원고가 이 사건 금융법인들로부터 수취해야 하는 사용료를 산정할 때 피고가 이 사건 요율을 적용한 것이 위법하다고 할 수 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 없다.

1) 이 사건 보고서는 AA건설에 대한 세무조사 과정에서 AA건설이 제출한 자료로 보인다. AA***가 AA그룹 상표권자들로부터 상표권을 취득할 경우 기존 상표권자들에게 지급해야 하는 인수가격과, 인수 이후 상표권을 사용하는 법인들로부터 수령할 수 있는 상표권 사용료를 추정한 보고서이다.

이 사건 보고서는 국제조세조정에 관한 법률에 따른 이익분할방법(상표권 사용자의 초과이익 중 그룹공통브랜드에 귀속되는 초과이익을 각 법인의 상대적 기여도에 따라 분할하여 계산하는 방법)에 따라 적정한 인수가격을 산정하였다. 여기서는 ① 원고를 비롯하여 상표권 등록권자인 계열사에 상표권의 가치 증가에 크게 기여한 AA화재를 경제적 소유권자로 인정하여 인수대가 지급 대상에 포함시키는 방안과 ② 법적 소유권자인 계열사에 대하여만 인수대가를 지급하고 AA화재에 대하여는 일정기간 동안 상표권 사용료 지급의무를 면제하는 방안, ③ 법적 소유권자인 계열사에 대하여만 인수대가를 지급하고 새로운 기업 이미지 통합 작업(CI)을 수행하는 방안을 제시하면서, 그중 첫 번째 또는 두 번째 방안을 추천하고 있다. 첫 번째 방안에 의할 경우, AA***는 AA화재에 500억 원 내지 1,000억 원을 지급하고, AA화재를 제외한 나머지 법인들에 300억 원 내지 800억 원을 지급해야 할 것으로 추정된다.

한편 상표권 인수 후 수령할 수 있는 사용료에 관해서는, ① 이익분할방법에 따라 산정한 인수가격과 향후 사용료 수취액의 현재가치를 동일하게 만들어 주는 기초 요율과 ② 타사 평균 상표권 사용료율 수치(비금융법인 0.***%) 또는 타사 평균보다 낮은 수치(금융법인 0.*%)를 기반으로 결정된 목표 요율로 나눈 후, 인수대가를 지급받은 법인에 대하여는 최초 연도에 기초 요율을 적용한 이후 5년이 경과할 때까지 매년 균등하게 요율을 상승시켜 5년이 되는 해에 목표 요율에 도달할 수 있도록 설정하고, 인수대가를 지급받지 않은 법인에 대하여는 최초 3년간 사용료를 수취하지 않고 4년이 되는 해에 기초 요율을 적용한 이후 10년이 되는 해까지 매년 균등하게 요율을 상승시켜 목표 요율에 도달할 수 있도록 설정하는 방법을 제안하였다. 피고는 위 목표 요율을 기초로, 이 사건 요율을 비금융법인 0.**%, 금융법인 0.*%로 보아 원고 등이 수취했어야 할 상표권의 사용료를 계산하였다.

2) 이 사건 요율은 국내 주요 그룹 계열사 사이의 상표권 사용료를 지급받기 위해 이를 산정할 때 적용하는 평균 수치와 유사하거나 이보다 낮은 수치라고 할 수 있다. 원고에게 특별히 불리하다고 볼 만한 사정은 찾기 어렵다. 따라서 피고가 적정한 상표권 사용료 금액을 산정하기 위해 이 사건 요율을 적용한 것에 대해, 객관적․합리적인 산정 방식의 범주를 벗어났다고 섣불리 평가하기는 곤란하다.

3) 이에 대하여 원고는, 이 사건 보고서에 따르면 AA***는 상표권의 가치 증가에 현저하게 기여함으로써 경제적 소유자로 평가되는 AA화재에게도 인수대가를 지급하거나, 인수대가를 지급하지 않을 경우 AA***가 브랜드 가치상승을 위한 활동을 개시한 후 3년이 경과한 후에야 AA화재로부터 상표권 사용료를 수취할 수 있다고 평가했는데, 원고는 AA***와 달리 다른 상표권자들이나 AA화재에 대해 인수대가를 지급하거나 브랜드 가치상승을 위한 활동을 하지 않았으므로, 이 사건 보고서에 따른 이 사건 요율을 적용하기 위한 전제가 충족되지 않았다는 등의 취지로 주장한다.

그러나 상표권 사용료는 대부분 “(기준금액 –조정금액) × 사용료율”의 방법으로 산정된다. 이 사건 산식은 기준금액에 해당 회사의 매출액을, 조정금액에 광고선전비를, 사용료율에 이 사건 요율을 각 적용한 것으로서, 이 사건 보고서는 적정한 ‘사용료율’을 결정하기 위해 참고한 자료일 뿐, 상표권 사용료 산정에 이 사건 요율을 적용하기 위해 이 사건 보고서의 전제를 반드시 충족시켜야 한다고 볼 수는 없다.

나. 안분 방법이 부당하다는 주장에 대한 판단

앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정을 종합하여 보면, 피고가 이 사건 산식에 따라 계산한 총 사용료에 1/N 비율을 적용하여 산정한 미수취 사용료를 익금으로 산입한 조치는 적법하다고 할 수 없다. 원고의 이 부분 주장은 이유 있다.

1) 원고가 보유하는 이 사건 그룹상표권의 효력은 AA그룹 계열사 중 원고의 지정상품인 보험ㆍ증권ㆍ은행 업종을 영위하는 이 사건 금융법인들에 한하여 미친다. 따라서 이 사건 금융법인들을 제외한 나머지 계열사에 대한 상표권 사용료 부분까지 원고에게 안분하는 것은 합리적이라고 할 수 없다.

2) 아래와 같은 점에서도, 피고가 일괄하여 1/N 비율로 상표권 사용료를 균분한것이 합리적 방법에 의해 산정되었다고 볼 수 없다.

가) 상표권등록원부상 AA그룹 전체의 상표권은 아래 표 기재와 같이 300건에 이른다. AA건설은 이 사건 상표권을 포함하여 총 190개의 상표권을 보유했는데, AA그룹의 각 사업분야별로 이를 지정상품으로 하는 하나 이상의 상표권을 보유하고 있었다. AA건설은 AA제철, AA비료, AA테크놀러지, AA생명보험, AA증권 및 원고와 상표권 중 일부를 공동으로 보유하고 있었는데, 위 각 법인이 동시에 하나의 상표권을 공유한 것이 아니라, 2 내지 4개 법인이 일부 상표권을 공유하는 구조였다. AA특수강은 AA건설이 아닌 AA제철과 상표권을 공동 보유했고, AA00 및 AA000는 단독으로 상표권을 보유하고 있었다.

나) 원고를 비롯한 상표권 등록권자인 계열사는 각 업종별로 관련 상품류에 관한 상표를 등록하고 있을 뿐이다. 따라서 AA그룹이 보유하는 전체 300개의 상표권 또는 AA건설이 보유하는 190개의 상표권을, 원고를 비롯한 상표권 등록권자인 계열사가 모두 공유한다고 볼 수는 없다. 또한 상표권 등록권자인 계열사가 그룹상표를 상징하는 문자상표, 도형상표, 결합상표를 공동으로 또는 개별적으로 등록한 상태라고 하더라도, 각 등록상표의 개수, 등록상품류, 업종 등이 동일ㆍ유사하다고 볼 수 없는 경우도 존재한다. 각 회사별 상황 및 조건의 차이가 지분율 산정에 중대한 영향을 미칠 것으로 보임에도, 정당세액 산정의 중요 기준이 되는 원고의 지분율이 합리적 조정을 거쳐 적법하게 산정되었다는 점에 대한 피고의 증명은 충분하다고 할 수 없다. 따라서 피고가 일괄하여 1/N 비율로 상표권 사용료를 균분한 것이 합리적 방법이라고 평가할 수는 없다.

3) 이 사건 금융법인들 중 AA캐피탈, AA자산운용, AA화재는 AA금융네트워크 광고에 참여함으로써 이 사건 그룹상표권의 가치 상승에 기여했다. 따라서 원고가 이들로부터 수취해야 할 상표권 사용료를 산정할 때에는, 이러한 가치의 상승에 대한 기여분을 반영하는 것이 요구된다. 특히 AA화재는 그 기여분이 상당하다고 보이므로, AA화재로부터 수취할 상표권 사용료는 상당히 감액되어야 한다고 볼 여지도 있다.

나아가 이 사건 그룹상표의 상표권자인 원고, AA건설, AA생명보험, AA증권은 상표권 등록 현황, 지정상품의 범위, 자본ㆍ매출액의 규모 등 상황과 조건이 각기 다르다. 그러므로 이 사건 금융법인들로부터 수취할 사용료를 위 4개 법인별로 산정할 때에도, 그 사용료 총액을 단순히 균분하는 것은 합리적이라고 할 수 없다. 4개 법인들의 상황과 조건의 개별적 차이를 조정하여 적정한 지분율을 산정해야 한다. 이 사건 처분에서 상표권 등록권자인 계열사를 대상으로 이 사건 상표권 사용료 총액을 1/N로 안분한 것은 이러한 사정들을 고려하지 않은 것으로서, 정당한 시가의 범위 내에서 이루어졌다고 평가할 수 없다.

6. 취소의 범위

가. 원고가 이 사건 그룹상표권의 상표권자로서 이 사건 금융법인들로부터 상표권 사용료를 받지 않은 것은 경제적 합리성 없이 조세부담을 부당하게 감소시킨 행위로서 부당행위계산 부인의 대상에 해당한다.

다만 원고가 이 사건 금융법인들로부터 받았어야 할 사용료를 산정하기 위해서는, 이 사건 산식을 적용하여 계산한 이 사건 그룹상표권의 사용료에서 이 사건 금융법인들이 부담한 AA금융네트워크 광고비에 이 사건 그룹상표권의 경제적 가치 상승에 기여한 정도를 고려하여 산정한 금액을 차감한 다음, 이렇게 계산된 금액에 이 사건 그룹상표권의 상표권자인 원고, AA건설, AA생명보험, AA증권의 조건과 상황의 차이를 제거하는 합리적 조정 절차를 거쳐 산정한 원고의 적정 지분율을 곱하는 등의 절차를 밟아야 한다. 그런데 피고는 이 사건 산식을 적용하여 계산한 상표권 등록권자인 계열사가 수취할 이 사건 상표권의 총 사용료의 1/N에 해당하는 금액을 미수취 사용료로 보아 원고에 대한 익금으로 산입했다. 이 사건 처분 중 위와 같은 방법으로 산정된 정당세액의 범위를 초과하는 부분은 적법하다고 할 수 없다.

나. 이에 대하여 피고는 이 사건 처분이 이 사건 금융법인들의 이 사건 상표권 사용료 총액을 이 사건 그룹상표권의 공동등록자인 원고, AA건설, AA생명보험, AA증권에게 적절히 안분한 금액으로 계산한 정당세액의 범위 내에 있으므로 적법하다는 취지로도 주장한다.

그러나 피고가 이 사건 그룹상표권의 공동등록자인 원고, AA건설, AA생명보험, AA증권에게 어떠한 비율로 안분할 것인지에 대하여 구체적으로 밝히고 있지 않는 점, 이 사건 금융법인들이 AA금융네트워크 광고비 지출을 통해 이 사건 그룹상표권의 가치 상승에 기여한 정도를 고려하지 않고 있는 점 등에 비추어 보면, 피고 주장과 같이 이 사건 처분의 부과세액이 ‘정당세액’을 넘지 않는다는 점이 충분히 증명되었다고 보기 어렵다.

다. 과세처분 취소소송에서 법원은 제출된 자료에 따라 적법하게 부과할 정당한 세액을 산출할 수 있는 때에는 그 정당한 세액을 초과하는 부분만 취소해야 한다. 그렇지 않은 경우에는 과세처분 전부를 취소할 수밖에 없다. 이 경우 법원이 직권에 의하여 적극적으로 합리적이고 타당성 있는 산정방법을 찾아내어 부과할 정당한 세액을 계산할 의무까지 지는 것은 아니다(대법원 2016. 7. 14. 선고 2015두4167 판결 등 참조). 이 사건 변론종결 당시까지 제출된 자료만으로는, 원고에 대한 정당세액을 계산할 수 없으므로 부득이 이 사건 처분 전부를 취소할 수밖에 없다.

7. 결론

원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.