등록취소(상)

[1] 상표법 제119조 제1항 제3호는 상표권자ㆍ전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우를 상표등록 취소심판 사유의 하나로 들고 있다. 이 규정은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정 기간 등록상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것으로, 일정한 요건만 구비하면 사용 여부와 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택한 데에 따른 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하려는 데에 그 취지가 있다.

상표법 제119조 제3항은 상표등록 취소심판의 피청구인이 등록상표를 취소심판청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하지 아니하면 상표권자는 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 관한 상표등록의 취소를 면할 수 없으나, 피청구인이 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하는 경우에는 상표등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있다.

이러한 정당한 이유가 인정되어 상표등록의 취소를 면하기 위해서는, 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없는 경우뿐만 아니라, 법률에 의한 규제, 판매금지 또는 국가의 수입제한조치 등에 의하여 부득이 등록상표의 지정상품이 국내에서 일반적ㆍ정상적으로 거래될 수 없는 경우와 같이, 등록상표를 사용할 수 있는 자가 통제할 수 없는 객관적ㆍ외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 등록상표를 지정상품에 사용할 수 없는 상황이 지속되었다는 점을 상표등록 취소심판의 피청구인이 증명하여야 한다. 등록상표를 사용할 수 있는 자의 영업 부진이나 법적 분쟁의 우려 등과 같은 주관적ㆍ내부적 요인에 따른 사유만으로는 특별한 사정이 없는 한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

[2] 甲 주식회사가 "" 및 "" 상표를 사용하여 귀금속류 액세서리 판매 등 영업을 하던 중 乙 주식회사가 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 "" 또는 ""로 하는 상표들을 등록받았는데, 그 후 甲 회사가 지정상품을 화장품 등으로 하고 표장을 ""로 하는 상표를 출원하여 등록을 받은 다음 乙 회사의 상표들에 대한 등록무효 심판을 청구하는 한편 위와 같이 새롭게 등록한 상표를 이용한 화장품 포장 디자인을 의뢰하는 등 등록상표를 사용하기 위한 준비행위를 하였고, 이후 乙 회사의 상표들을 무효로 하는 심결이 확정되었으나, 乙 회사가 甲 회사의 위 등록상표에 대하여 상표법 제119조 제1항 제3호의 '상표 불사용'을 이유로 상표등록 취소심판을 청구한 사안에서, ① 위 등록상표와 乙 회사의 상표들은 유사한 상표에 해당하기는 하지만, 위 등록상표는 특허청 심사관의 심사절차를 거쳐 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표라는 등의 상표등록을 받을 수 없는 상표에 해당하지 않는다고 판단되어 등록된 점, 甲 회사가 위 등록상표를 사용하지 않은 데에 따라 발생할 수 있는 결과를 감수하고 이를 사용하지 않았다면 그 책임 역시 甲 회사에 귀속된다고 보아야 하는 점, 甲 회사는 위 등록상표의 사용이 乙 회사의 상표권을 침해하는 행위인지가 소송 등에서 다투어질 경우 乙 회사의 상표들의 등록무효 사유를 근거로 권리남용 항변을 하는 등 상표권 침해에 따른 책임에 관하여 객관적인 법적 판단을 받아볼 수 있는 점, 乙 회사의 상표들에 대한 등록무효 사건에서 위 등록상표의 사용이 乙 회사의 상표권을 침해한다는 법원이나 특허심판원의 구체적 판단이 있었다거나 甲 회사에 위 등록상표를 사용하지 않아야 할 부작위 의무가 존재하였던 것으로 볼 수 없는 점, 甲 회사가 위 등록상표를 지정상품에 사용하지 않은 것이 질병 기타 천재 등의 불가항력에 의하여 영업을 할 수 없었기 때문이라거나 법률의 규제 등에 의해 지정상품이 국내에서 일반적ㆍ정상적으로 거래될 수 없었기 때문이라고 볼 만한 사정도 없는 점 등을 종합하면, 甲 회사가 위 상표의 등록 후 乙 회사의 상표권 침해에 해당할 우려가 있다는 이유로 위 등록상표를 사용하지 않은 것을 甲 회사가 통제할 수 없는 객관적ㆍ외부적 요인에 따른 불가피한 사유로 인한 것으로 볼 수 없고, ② 만약 어떤 상표를 사용하지 않은 것에 대하여 다른 상표의 상표권을 침해할 우려가 있다는 점을 정당한 이유로 인정한다면 그 상표가 실제 사용되지 않으면서 등록이 유지되는 결과가 되므로 상표법 제119조 제1항 제3호, 제3항의 취지에 반할 수 있으며, ③ 甲 회사가 乙 회사의 상표들에 대해 등록무효 심판을 청구한 것을 상표법 제2조 제1항 제11호 각 목의 상표의 사용 행위라고 할 수 없고, 甲 회사가 위 등록상표를 사용하기 위하여 준비행위를 하였다는 사정만으로 이를 사용하지 않은 데 정당한 이유가 있다고 볼 수 없는데도, 甲 회사의 위 등록상표 불사용에 정당한 이유가 있다고 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례.