저작권침해금지등·저작권침해금지등

【원 고】 원고 (소송대리인 변호사 박형상 외 1인)

【피 고】 주식회사 ○○○ (소송대리인 변호사 정환주 외 1인)

【독립당사자참가인】 □□□ 주식회사(◇◇◇ 株式會社) (소송대리인 법무법인(유한) 율촌, 담당변호사 정상태 외 2인)

【변론종결】2023. 12. 21.

【주 문】

1. 피고는,

가. 별지 1 목록 순번 1, 2, 4 기재 각 도안을 복제, 전시, 배포하여서는 아니 되고,

나. 별지 1 목록 순번 3 기재 도안을 표시한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 제조, 판매, 배포, 전시, 수출, 수입하여서는 아니 되고,

다. 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중인 별지 1 목록 순번 1, 2, 3, 4 기재 각 도안이 표시된 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품의 완제품, 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 포장지, 포장용기, 카탈로그, 간판, 현수막, 전광판, 선전광고물(인터넷에 게재된 광고물 및 인쇄물 포함)을 모두 폐기하고,

라. 별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구를 피고의 도메인이름으로 사용하여서는 아니 되고,

마. 별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구가 포함된 표장을 명함, 간판, 카탈로그, 인터넷 홈페이지 기타 광고 선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하여서는 아니 된다.

2. 피고는 원고에게 한국인터넷진흥원에 등록한 별지 2 목록 기재 도메인이름에 관하여 이전등록절차를 이행하라.

3. 원고의 피고에 대한 나머지 청구와 독립당사자참가인의 원고에 대한 청구를 모두 기각한다.

4. 소송비용 중 본소로 인한 부분의 40%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담하고, 독립당사자참가로 인한 부분은 독립당사자참가인이 부담한다.

5. 제1항은 가집행할 수 있다.

【청구취지】[원고의 피고에 대한 청구]

1. 피고는,

가-1. 별지 1 목록 기재 각 도안을 복제, 전시, 배포하여서는 아니 되고,

가-2. 별지 1 목록 기재 각 도안을 표시한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 제조, 판매, 배포, 전시, 수출, 수입하여서는 아니 되고,

나. 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중인 별지 1 목록 기재 각 도안이 표시된 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품의 완제품, 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 포장지, 포장용기, 카탈로그, 간판, 현수막, 전광판, 선전광고물(인터넷에 게재된 광고물 및 인쇄물 포함)을 모두 폐기하고,

다. 별지 3 목록 기재 문구를 피고의 도메인이름으로 사용하여서는 아니 되고,

라. 별지 3 목록 기재 각 문구가 포함된 표장을 명함, 간판, 카탈로그, 인터넷 홈페이지 기타 광고 선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하여서는 아니 된다.

2. 주문 제2항과 같다.

[독립당사자참가인의 원고에 대한 청구]

별지 1 목록 기재 순번 2, 4, 5 기재 각 도안의 저작권이 독립당사자참가인(이하 '참가인'이라고만 한다)에게 있음을 확인한다.

【이 유】본소와 독립당사자참가의 소를 함께 본다.

1. 기초 사실

가. 당사자들의 지위

1) 원고는 미국, 일본 등에서 활동하는 스케이트보더이자 예술가이고, 피고(변경 전 상호: 주식회사 ●●●)는 의류, 관련제품 및 자재 도소매업 등을 영위하는 회사이다.

2) 참가인은 의류 등의 수출입 및 판매와 관련하여 지식재산권 등의 양도 또는 이용허락을 받아 제3자에게 라이선스하는 것을 주된 사업으로 영위하는 일본 회사이다.

나. 참가인과 ☆☆☆ 인크(▽▽▽, Inc.) 및 소외 2 사이의 음악 제작 용역 계약의 체결

1) ☆☆☆ 인크(▽▽▽, Inc., 이하 '소외 1 회사'라고만 한다)는 2000. 4. 19. 미국 네바다에서 설립된 법인으로, 과반수의 주식을 보유한 소외 7이 대표자(president)를, 나머지 주식을 보유한 원고가 총무이사(secretary) 겸 재무담당이사(treasurer)를 맡고 있었다.

2) 참가인은 2000. 10. 20. 소외 1 회사 및 소외 2와 사이에 음악 제작 용역 계약(MUSIC PRODUCTION SERVICE AGREEMENT, 이하 '이 사건 용역계약'이라 한다)을 체결하였다. 위 계약의 주요 내용은 아래와 같다.

음악 제작 용역 계약?제1조 음악 제작1.1 소외 1 회사 및 소외 2(이하 소외 1 회사 및 소외 2를 모두 합하여 '아티스트'라 한다)는 참가인에게 용역(이하 '용역'이라 한다)을 제공해 음악 작업(작사 및 작곡, 이하 '음악 작업'이라 한다), 음향 녹음 작업(이하 '음향 녹음'이라 한다), 앨범 커버 아트워크 및/또는 사진 작업(이하 '커버 아트워크'라 한다)을 한다.?제2조 권리2.1 음악 작업과 음향 녹음의 저작권은 제4조에 명시된 납품 자료의 납품 시에 참가인에게 양도된다.2.2 참가인은 콤팩트 디스크, 테이프, DVD 및 기타 매체를 활용하여 음향 녹음의 전체 또는 일부분(이하 '오디오 작업'이라 한다)을 일본, 미국, 남미 및 유럽을 포함하지만 이에 국한되지 않는 전 세계(이하 '전 세계 기반'이라 한다)에서 저작권 보호기간 동안 복사, 분배, 발표, 공연, 방송 및 인터넷과 같은 통신 네트워크를 통해 전송 및 사용할 수 있는 독점권을 가진다.2.3 참가인은 오디오 작업과 함께 제작한 모든 앨범 커버 아트워크 및/또는 사진을 전 세계 기반으로 저작권 보호 기간 동안 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위해 티셔츠 등에 복제, 판매할 수 있는 독점권을 가진다.2.4 참가인은 오디오 작업과 아티스트 홍보 목적으로 원고 및 소외 2라는 이름을 사용할 권리를 가진다.?제3조 납품 자료아티스트는 2000. 11. 15.까지 도쿄내 참가인의 사무실로 다음 자료(이하 '납품 자료'라 한다)를 납품해야 한다. a) 마스터 테이프: 음향 녹음을 통해 녹음된 DAT 테이프 b) 영어 가사 시트 c) 앨범 커버 아트워크 d) 차후 참가인과 아티스트 간에 합의할 음향 작업의 발표에 필요한 정보?제4조 보수4.1 참가인에게 부여된 아티스트의 용역 및 권리에 대한 대가로, 참가인은 다음 일정에 따라 총 미화 50,000달러를 아티스트에게 지불해야 한다. a) 본 계약 서명 시 미화 25,000달러 b) 제3조에 정해진 납품 자료를 모두 수령 시 미화 25,000달러4.3 만든 오디오 작업, 음악 작업, 음향 녹음, 아트워크 및 기타 아티스트가 본 계약에 따라 제작한 자료를 일본 이외에 다른 지역에서 판매하는 경우 참가인은 아티스트에게 각 항목별 판매로 인한 총수익의 50%(25%는 소외 1 회사, 25%는 소외 2)를 수수료로 지불해야 한다. 참가인은 소외 1 회사 또는 소외 2의 요청이 있을 시 완전한 회계장부를 제공해야 한다.?제6조 창작 작업에 대한 지배권6.1 아티스트는 모든 작곡, 티셔츠 및/또는 음악 작업 발표와 함께 제작되는 홍보 자료의 창작에 대해 완전한 지배권을 갖는다.6.2 상업 디자인을 제작하기 전에 두 명의 아티스트 모두 이를 서면으로 승인해야 한다.6.3 아티스트가 디자인을 수령하고 30일 이내에 이를 승인 또는 거부하지 않는 경우 참가인은 아티스트의 승인 없이 디자인을 제작할 권리가 있다.

3) 참가인은 이 사건 용역계약에 따라 제작된 결과물(마스터 테이프, 앨범 커버 아트워크 등)에 기초하여 2001. 1. 23.경 일본에서 '(What it isNt)'라는 제호를 사용한 음악 앨범(이하 '이 사건 앨범'이라 한다)을 발매하였는데, 콤팩트 디스크(Compact Disc, 이하 'CD'라고만 한다)를 기반으로 제작된 위 앨범의 겉표지(커버) 등에는 별지 4와 같은 앨범 커버 아트워크(이하 '이 사건 커버 아트워크'라 한다)가 표시되어 있었다.

다. 원고와 ♡♡♡그룹 유한회사 사이의 라이선싱 계약 체결

1) ♡♡♡그룹 유한회사(이하 '♡♡♡그룹'이라 한다)는 참가인과 별개의 법인으로, 양 회사는 상호간에 주식 또는 지분을 보유하고 있지 아니하며 그 대표자인 소외 8은 원고의 대표자인 소외 9의 처(妻)이다.

2) 원고는 2010. 12. 8. ♡♡♡그룹과 라이선싱 계약(LICENSING AGREEMENT, 이하 '이 사건 라이선싱 계약'이라 한다)을 체결하였고, 원고와 ♡♡♡그룹 간의 합의에 따라 위 계약은 최종적으로 2021. 12. 31.까지 갱신 및 연장되었다. 위 계약의 주요 내용은 아래와 같다.

라이선싱 계약원고와 ♡♡♡그룹 사이?1) 본 계약의 규정에 따라 원고는 2011. 1. 1.부터 1년간 ♡♡♡그룹에 의류, 액세서리, 판매촉진 및 광고 자료, 그리고 일체의 모든 아이템 상품(신발류와 관련된 제품은 제외)[이하 '계약상품(Products)'이라 한다]에 대해 원고가 창작하고 소유한 원고의 이름, 이미지 및 디자인을 사용할 수 있는 독점적 권리를 부여한다.?2) 원고는 ♡♡♡그룹이 원고의 이미지, 그림, 시, 스토리 및 이름 "■■ Cuntry"와 "◀◀◀◀ "[이하 모두 합하여 '머티리얼즈(Materials)'라 한다]를 아시아 지역에서 계약상품(Products)에 독점적으로 사용하여, 이들을 생산, 유통, 판매할 수 있다는데 동의한다. 이와 달리, ♡♡♡그룹은 구체적으로 소외 10 회사 또는 그 계열사, 자회사, 유통업체 또는 라이선시에 의해 또는 이들을 대리하여 생산된 것과 동일하거나 유사한 성격 또는 유형의 스포츠 및 레저 신발과 관련 액세서리의 판매를 위해 머티리얼즈(Materials)를 사용할 수 없고, 원고는 그의 미술품 전시회에서 그의 원본 작품뿐만 아니라 한정판 기념품도 판매할 수 있다.?3) ♡♡♡그룹은 사용 전 원고의 승인을 얻는 것을 조건으로(다만 원고는 자신의 재량으로 그 승인을 보류할 수 있음) 새로 제시되었거나 과거의 머티리얼즈(Materials) 전부 또는 일부를 사용할 수 있다. 원고는 디자인 또는 샘플을 받은 후 2주 이내에 승인을 해야 하며 승인하지 아니할 경우 대체 아이디어를 제공하여야 한다.?4) ♡♡♡그룹은 라이선스 계약상품(Products)의 생산, 마케팅, 유통 및 판매를 목적으로 제3자에게 서브라이선스를 부여할 수 있다. 다만 제3조에 따라 승인된 이미지와 디자인에 대해서만 서브라이선스를 부여할 수 있다. 제3자는 제2조에 명시된 상품 및 지역에 제한되고 본 계약에 명시된 모든 규정의 적용을 받는다.?10) ♡♡♡그룹은 최대 10년 동안 본 계약과 동일한 조건으로 본 계약을 갱신할 수 있다. 연간 로열티의 지불을 포함하여 갱신 연도에 대한 계약의 조건은 양자 간 합의에 의해 우호적으로 매년 시작되기 전에 변경될 수 있다.?11) 원고는 머티리얼즈(Materials) 및 계약상품(Products)에 대한 모든 지적재산권을 보유한다. ♡♡♡그룹은 모든 라이선스 상품에서 원고가 저작자임을 알 수 있도록 하여야 하고 각 품목에 "ⓒ◀◀◀◀"를 표시하여야 한다. ♡♡♡그룹은 원고의 요청에 따라 ♡♡♡그룹에 의해 이루어진 등록이 원고에게 반환된다는 조건으로 원고의 재산 보호를 위한 "■■ Cuntry", "◀◀◀◀" 및 원고의 디자인을 등록할 수 있다.?12) 본 계약에 의해 구체적으로 이전되지 않은 모든 권리는 원고에게 유보된다.

3) ♡♡♡그룹은 참가인에게 이 사건 라이선싱 계약에 따른 일체의 권리에 관하여 전용사용권을 부여하였다.

라. 피고와 참가인 및 주식회사 ▲▲(株式會社 ▷▷) 사이의 판매대리점 계약·라이선스 계약의 체결

1) 피고는 2017. 9. 8. 참가인 및 주식회사 ▲▲(株式會社 ▷▷, 이하 '소외 4 회사'라고만 한다)와 사이에서 판매대리점 계약·라이선스 계약(이하 '이 사건 판매 및 라이선스 계약'이라 한다)을 체결하였다. 위 계약의 주요 내용은 아래와 같다.

판매대리점 계약 · 라이선스 계약?제1조(권리확인 및 판매허락) 1. 소외 4 회사는 소외 4 회사와 참가인간의 원고에 관한 사용허락계약에 따라 소외 4 회사가 생산한 상품(이하 '소외 4 회사 상품'이라 한다)을 한국에서 독점적으로 판매하는 것에 대해, 본 계약에 근거하여 허락할 권리를 가지고 있음을 확인한다. 2. 피고는 한국 국내에서의 소외 4 회사의 독점적 대리점으로 하고, 소외 4 회사 상품을 개변(改變)하지 않고 한국 국내의 제3자에게 판매할 수 있다. 피고는 소외 4 회사 및 참가인의 사전 서면에 의한 승낙 없이 한국 이외의 국가에 소외 4 회사 상품을 판매할 수 없다.?제2조 (권리확인 및 사용허락) 1. 참가인은 ① 원고의 성명인 「◀◀◀◀」 및 그 엔젤디자인(이하 '본 상표'라 한다)에 대해 본 계약에 따른 사용허락을 할 권리를 가지고 있고, ② 「SOCIAL PROBLEM/ ◀◀◀◀ 」(소외 11 주식회사, 1998. 5. 26. 초판발행)을 포함한 모든 기존의 원고의 창작에 관련된 그래픽디자인, 일러스트 및 카피 내지 단문(이하 모두 합하여 '본 프라퍼티'라고 한다)에 대해 본 계약에서 정한 조건 및 내용에 따라 피고에게 적법하게 상품화를 허락할 권리를 가지고 있음을 보증한다. 2. 참가인은 피고에 대해 본 프라퍼티를 2018. 1. 1.부터 2020. 12. 31.까지의 기간에 피고가 제조 내지 판매할 아래 상품(이하 '본 상품'이라 한다)에 사용하고, 한국 국내에서 독점적으로 판매할 것을 허락한다.- 아래 -아이템: 의류·액세서리 ……

2) 피고는 이 사건 판매 및 라이선스 계약에 따라 2018년경부터 별지 1 목록 순번 1, 2, 3, 6 기재 각 도안을 표시한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 소외 4 회사로부터 양도받아 이를 '▼▼▼▼'라는 브랜드로 국내에서 판매하거나, 직접 국내에서 생산하여 이를 '▼▼▼▼'라는 브랜드로 판매하기 시작하였다.

3) 피고는 2019. 1. 23. 참가인 및 소외 4 회사와 사이에서 이 사건 판매 및 라이선스 계약의 계약기간을 2018. 1. 1.부터 2021. 12. 31.까지로 변경하기로 합의하였다.

마. 피고와 참가인 및 소외 4 회사 사이의 라이선스계약 추가 체결

1) 피고는 2021. 6. 30. 참가인 및 소외 4 회사와 사이에서 추가 라이선스 계약(이하 '이 사건 추가 라이선스 계약'이라 한다)을 체결하였다. 위 계약의 주요 내용은 아래와 같다.

라이선스 계약?제1조(권리확인 및 사용허가)1. 참가인은 ① 아래 「(What it isNt)」 관련 6개 상표(이하 '본 상표'라고 한다. 첨부의 [본 상표 명세] 참조)에 대하여 정당하게 상표권을 취득하여 본 상표의 상표권(이하 '본 상표권'이라 한다)에 근거한 상표허락을 하는 권리를 가지고 있음, ② 「(What it isNt)」 CD (by 이하 생략) 관련, 소외 2, 원고 및 소외 12가 창작한, 악곡·시·단문·카피·그래픽디자인·일러스트·사진 (첨부의 「What it isNt ART집」 참조) 및 기타 관련 저작물에 대해, 참가인에게 양도된 혹은 참가인이 독점적 사용권을 가진 저작권(이하 '본 저작권'이라 한다)에 근거한 사용허락을 할 권리를 가지고 있음을 확인한다.아 래 (각 상표등록번호 생략)?2. 참가인은 피고에 대해 2021. 7. 1.부터 2026. 12. 31.까지의 기간에 아래와 같이 사용할 것을 허락한다. 2-1 본 상표에 대해 한국 국내에서의 피고의 전용사용권(유상) 2-2 저작권·상표권 (1) 『(What it isNt)』 음악작품 및 녹음물」에 관하여 참가인이 소유한 저작권에 대해, 한국 국내에서의 피고의 독점적 사용권(무상) (2) 『원고』 및 『소외 2』의 성명을 참가인이 판촉에 사용할 수 있는 권리에 대해, 한국 국내에서의 피고의 사용권(무상) (3) 『What it isn't ART집 20210619 원화번호 A 내지 F』에 관하여 참가인이 소유한 독점적 사용권에 대해, 한국 국내에서의 피고의 독점적 사용권(무상) (4) 『What it isn't ART집 20210619 원화번호 G 내지 Y』에 관하여 참가인이 소유한 저작권에 대해 한국 국내에서의 피고 독점적 사용권(유상) (5) 『What it isn't』에 관하여 참가인이 소유한 (3)·(4) 이외의 저작권 혹은 독점적 사용권으로 한국 국내에서 사용가능한 전부에 대해 한국 국내에서의 피고의 독점적 사용권(유상)?제5조(판매지역)본 상품의 판매지역은 한국 국내에만 한정한다. 또한 피고는 참가인의 허가 없이 본 상품을 수출해서는 안 된다(한국 이외에 판매할 경우에는 별도 승인을 필요로 한다).

2) 피고는 2022. 1. 1.부터 기존에 국내에서 전개하였던 '▼▼▼▼' 브랜드의 브랜드명을 '와릿이즌'으로 변경한 다음 피고가 운영하는 위 브랜드의 매장과 공식 웹사이트(주소:www.wiisnt.co.kr) 등에 별지 1 목록 순번 2, 4, 5 기재 각 도안을 표시·부착하고, 같은 도안을 사용한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 생산하여 위 매장과 웹사이트 등을 통하여 판매하고 있다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제7, 9, 10, 19, 22, 23, 30, 49, 51, 52, 62, 75, 77, 83호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을 제1 내지 5, 7 내지 8호증, 병 제5, 12, 14, 19호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장

1) 저작재산권 침해 관련 주장

별지 5 목록 기재 각 도안(이하 별지 5 목록 순번 1 기재 도안을 '원고 엔젤 도안', 순번 2 기재 도안을 '원고 서명 도안', 순번 3 기재 도안을 '원고 와릿이즌 도안', 순번 4 기재 도안을 '원고 슈무 도안'이라 하고, 위 각 도안들을 모두 합하여 '원고 창작 도안들'이라 한다)은 원고가 창작한 저작물이고 그 저작재산권 역시 원고에게 귀속된다. 피고는 원고의 허락 없이 무단으로 원고 창작 도안들과 동일·유사한 별지 1 목록 기재 각 도안(이하 순번에 따라 '피고 사용 제○ 도안'이라 하고 모두 합하여 '피고 사용 도안들'이라 한다)을 복제, 전시, 배포하고 있으므로 이러한 피고의 행위는 원고의 저작재산권(복제권, 전시권, 배포권)을 침해하는 행위에 해당한다. 따라서 원고는 피고에 대하여 저작권법 제123조에 따라 침해의 정지 및 침해행위에 의하여 만들어진 물건의 폐기를 구한다.

2) 부정경쟁행위 관련 주장

가) 원고 창작 도안들은 국내에서 널리 인식된 원고의 상품표지 내지 영업표지에 해당하고, 별지 3 목록 기재 각 문구는 국내에서 널리 인식된 원고의 영업표지에 해당한다. 그런데 피고는 원고 창작 도안들과 동일·유사한 피고 사용 도안들을 표시한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 수입·생산·판매하여 원고의 상품이나 영업과 혼동하게 하고 있고, 피고 사용 도안들 및 별지 3 목록 기재 각 문구를 명함, 간판, 카탈로그, 인터넷 홈페이지 기타 광고 선전물 등에 사용하여 원고의 영업과 혼동하게 하고 있다. 이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1항 (가)목 내지 (나)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

나) 또한 피고는 국내에 널리 인식된 원고의 성명, 상호, 그 밖의 표지에 해당하는 별지 3 목록 기재 각 문구와 동일·유사한 도메인이름('(도메인이름 생략)', 'www.wiisnt.co.kr')을 등록·보유·이전 또는 사용하는 행위를 하고 있고, 이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (아)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

다) 나아가 원고는 저명한 아티스트로서 많은 노력을 투입하여 독창적인 도안을 구상하였고, 이와 같이 창작한 도안을 널리 알리기 위하여 많은 시간과 비용을 투자하여 다양한 브랜드들과 협업함으로써 소비자들의 주목을 끌 수 있는 매력적인 제품을 제조하도록 하였으므로 원고 창작 도안들은 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과에 해당한다. 그런데 피고는 원고 창작 도안들을 사용할 권원이 더 이상 존재하지 않음에도 불구하고 원고나 원고 창작 도안들의 명성에 편승하여 부당한 이익을 취득하고자 원고 창작 도안들과 동일·유사한 피고 사용 도안들을 자신의 상품의 출처를 표시하는 상품표지 및 영업표지로 사용하였다. 이러한 피고의 행위는 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용한 행위에 해당하여 부정경쟁방지법 제2조 제1항 (파)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

라) 따라서 원고는 피고에 대하여 부정경쟁방지법 제4조에 따라 위와 같은 부정경쟁행위의 금지 및 부정경쟁행위를 조성한 물건의 폐기를 구한다.

3) 인격권 침해 관련 주장

원고는 저명한 예술가로서 본인의 작품에 본인의 저작물임을 나타내기 위하여 원고 서명 도안을 사용해 왔다. 그런데 피고는 원고 서명 도안과 원고의 성명을 원고의 허락 없이 원고와 무관한 상품 제작 및 판매에 사용하고 있다. 이러한 피고의 행위는 원고의 인격권(성명권)을 침해하는 행위에 해당하므로, 원고는 피고의 인격권(성명권) 침해행위의 금지 및 관련 물건의 폐기를 구한다.

4) 부정한 목적의 도메인이름의 등록 관련 주장

피고는 별지 2 목록 기재 도메인이름(이하 '이 사건 제1 도메인이름'이라 한다)을 보유·사용하고 있는데, 이는 정당한 권원이 있는 원고에 대하여 도메인이름의 등록을 방해하거나 부정한 목적으로 도메인이름을 등록·보유 또는 사용하는 행위이다. 따라서 원고는 피고에 대하여 인터넷주소자원에 관한 법률(이하 '인터넷주소법'이라 한다) 제12조에 따라 이 사건 제1 도메인이름의 등록이전을 구한다.

나. 피고의 주장

1) 저작재산권 침해 관련 주장

피고 사용 제2, 4, 5 도안들의 저작권은 참가인에게 귀속되었다. 설령 원고가 위 도안들에 관한 저작권을 보유하고 있다고 가정하더라도 원고와 참가인 사이의 이 사건 용역계약과 참가인과 소외 4 회사 및 피고 사이의 이 사건 판매 및 라이선스 계약 및 이 사건 추가 라이선스 계약에 따라 피고는 위 도안들에 대한 이용허락을 받았다.

한편 피고가 판매하였던 제품들 중 피고 사용 제1, 3, 6 도안들을 사용한 제품들은 모두 원고와 ♡♡♡그룹 사이의 이 사건 라이선싱 계약, ♡♡♡그룹과 참가인 사이, 참가인과 소외 4 회사 사이의 각 서브라이선스 계약에 따라 소외 4 회사가 적법하게 생산한 제품들을 수입하여 판매하였던 것이다. 따라서 권리 소진 법리에 따라 위 제품들을 수입·전시·판매하는 행위는 원고의 저작재산권을 침해한다고 볼 수 없다.

2) 부정경쟁행위 관련 주장

피고 사용 제2, 4, 5 도안들의 저작권은 참가인에게 귀속되었고, 위 도안들을 상품표지 및 영업표지로 선사용한 것도 참가인이며, 참가인이나 피고가 위 도안들을 사용하기 이전에 원고가 위 도안들을 국내에서 상품표지 및 영업표지로 사용한 적도 없다. 따라서 피고 사용 제2, 4, 5 도안들이 원고의 상품표지 및 영업표지로서 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 없다.

또한 피고 사용 제2, 4, 5 도안들은 그 저작권자인 참가인과 피고 사이의 이 사건 추가 라이선스 계약에 따라 피고가 정당하게 사용하는 것이므로 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목, (파)목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

3) 도메인이름 사용금지 관련 주장

피고는 이 사건 판매 및 라이선스 계약의 종료 이후 이 사건 제1 도메인이름을 더 이상 사용하지 않고 위 도메인이름을 주소로 한 웹사이트를 폐쇄하였다. 따라서 원고는 인터넷주소법에 따라 피고에게 이 사건 제1 도메인이름의 이전등록절차의 이행을 구할 수 없다.

한편 피고는 이 사건 제1 도메인이름의 사용 중단 이후에는 별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구가 포함된 도메인이름을 사용하고 있지 않다. 또한 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구는 참가인이 그에 대한 권리를 모두 이전받은 이 사건 앨범의 제호이자 피고 사용 제5 도안의 문자 부분이다. 참가인과 피고는 2021년경부터 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구와 피고 사용 제5 도안을 상표로 사용하기 시작하였고 그에 따라 위 문구들 및 도안은 일반 수요자들 사이에 참가인과 피고를 표시하는 표장으로 인식되었다. 따라서 피고는 참가인과 체결한 이 사건 추가 라이선스 계약에 따라 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구들을 사용할 정당한 권원을 가지고 있는 자이므로, 이를 도메인이름으로 사용하는 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목의 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 수 없다.

다. 참가인의 주장

피고 사용 제2, 4, 5 도안들은 미국 저작권법 또는 대한민국 저작권법에 의하더라도 원고의 저작물이 아니라 소외 1 회사의 업무상 저작물이거나 소외 1 회사와 소외 2의 공동저작물에 해당한다. 참가인은 이 사건 용역계약에 따라 피고 사용 제2, 4, 5 도안들의 저작권을 소외 1 회사와 소외 2로부터 양수하였고, 그렇지 않더라도 위 도안들의 저작권을 2022. 6.경 소외 2로부터, 2022. 8.경 소외 1 회사로부터 각 양수하였다. 따라서 변론종결일 현재 피고 사용 제2, 4, 5 도안들의 저작권자는 참가인이므로, 이를 다투는 원고에 대하여 저작권이 참가인에게 있음의 확인을 구한다.

3. 원고의 저작재산권 침해 관련 청구와 참가인의 저작권 확인 청구에 관한 판단

가. 준거법의 결정

1) 외국인인 원고는, 피고가 우리나라에서 피고 사용 도안들을 복제, 전시, 배포하는 행위는 원고가 미국에서 창작한 원고 창작 도안들에 관한 저작재산권을 침해하는 행위라고 주장하고 있고, 외국 법인인 참가인은 위 피고 사용 도안들 중 피고 사용 제2, 4, 5 도안들의 저작권이 참가인에게 있다고 주장하고 있으므로, 먼저 외국인이 외국에서 창작한 저작물이 우리나라에서 이용되고 그로 인한 분쟁이 발생하는 경우에 저작권의 성립, 저작권자의 결정, 양도성, 권리범위, 권리구제의 방법 등의 판단 기준이 될 준거법에 관하여 본다.

2) 저작권법 제3조 제1항은 "외국인의 저작물은 대한민국이 가입 또는 체결한 조약에 따라 보호된다."라고 규정하고 있다. 원고 창작 도안들과 피고 사용 제2, 4, 5 도안들의 최초 발행국(이하 '본국'이라 한다)인 미국 내지 일본과, 원고가 피고에 대하여 그 영토 내에서 원고 창작 도안들의 보호를 구하는 국가이자 참가인이 원고에 대하여 그 영토 내에서 피고 사용 제2, 4, 5 도안들의 보호를 구하는 국가(이하 '보호국'이라 한다)인 우리나라는 모두 문학·예술적 저작물의 보호를 위한 베른협약(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 이하 '베른협약'이라 한다)의 가입국이다.

원고 창작 도안들과 피고 사용 제2, 4, 5 도안들은 베른협약 제2조 제1항에서 규정한 소묘, 회화, 응용미술저작물, 스케치의 일종으로서 베른협약의 적용대상인 문학·예술적 저작물에 해당하는데, 이러한 저작물의 저작자가 소의 제기를 통하여 저작권의 보호를 받고자 하는 경우 본국법과 보호국법 중 어느 법을 적용해야 할 것인지에 관하여, 베른협약 제5조 제1항은 "저작자는 이 협약에 따라 보호되는 저작물에 관하여, 본국 이외의 동맹국에서 각 법률이 현재 또는 장래에 자국민에게 부여하는 권리 및 이 협약이 특별히 부여하는 권리를 향유한다."라고 규정하여 이른바 내국민대우의 원칙을 천명하고, 제5조 제2항은 "그러한 권리의 향유와 행사는 어떠한 방식에 따를 것을 조건으로 하지 않는다. 그러한 향유와 행사는 저작물의 본국에서 보호가 존재하는지 여부와 관계가 없다. 따라서 이 협약의 규정과는 별도로, 보호의 범위와 저작자의 권리를 보호하기 위하여 주어지는 구제의 방법은 오로지 보호가 주장되는 국가의 법률의 지배를 받는다."라고 규정함으로써 이른바 '보호국법주의'를 채택한 것으로 이해되고 있다.

3) 우리나라는 베른협약에서 채택한 보호국법주의를 국내법으로 명문화하여 국제사법 제40조에 "지식재산권의 보호는 그 침해지법에 따른다."라고 규정하였는데, 여기서 저작권의 보호와 관련하여 보호국법이 적용되는 범위가, 베른협약의 제5조 제2항에 명시된 권리보호의 범위, 권리구제의 방법으로 한정되는 것인지, 아니면 저작권의 성립, 저작권자의 결정 및 양도성 등에 대하여도 보호국법을 적용할 것인지가 문제된다.

저작권자의 결정 등의 문제를 본국법에 의할 경우에는 우선 본국법을 정하는 것 자체가 쉽지 않을 뿐만 아니라, 같은 영토 내에서도 저작물의 본국이 어디냐에 따라 저작권 침해 여부 판단이나 저작권자 결정의 결론이 달라져 저작물 이용자나 법원 등이 이를 판단·적용하기가 쉽지 아니한 반면, 저작권자의 결정 문제는 저작권의 존부 및 내용과 밀접하게 결부되어 있어 각 보호국이 이를 통일적으로 해석·적용할 필요가 있고, 그렇게 하는 것이 각 동맹국이 자국의 영토 내에서 통상 법정지와 일치하기 마련인 보호국법을 간편하게 적용함으로써 내국민대우에 의한 보호를 부여하기에도 용이한 점에 비추어 보면, 국제협약에서 명시적으로 본국법에 의하도록 규정하지 아니한 이상 저작권자의 결정이나 권리의 성립, 소멸, 양도성 등 저작권에 관한 일체의 문제를 보호국법에 따라 결정함이 타당하며, 우리나라 국제사법 제40조가 지식재산권에 관한 모든 분야에 관하여 보호국법주의를 명시하는 대신 '지식재산권의 보호'라는 문구로만 규정하고 있다 하더라도, 위 규정은 당사자가 소구하는 구체적 보호내용의 당부와 그 범위 등을 판단하기 위한 전제인 저작권의 성립, 이전 등 권리의 성립이나 귀속관계에 관하여도 포괄하여 규율하고 있는 것으로 해석함이 옳다.

4) 따라서 이 사건에서도 원고 창작 도안들과 피고 사용 제2, 4, 5 도안들에 관한 저작권의 성립, 저작권자의 결정, 권리범위, 권리구제의 방법 등에 적용되는 준거법은 보호국법인 우리나라 저작권법이 된다.

나. 원고 창작 도안들이 우리나라 저작권법상 독자적인 저작물로서 보호받을 수 있는지 여부와 그에 대한 저작재산권의 귀속 주체

1) 관련 법리

저작권법 제2조 제1호는 저작물을 '인간의 사상 또는 감정을 표현한 창작물'로 정하여 창작성을 요구하고 있다. '창작성'이란 완전한 의미의 독창성을 요구하는 것은 아니라고 하더라도, 창작성이 인정되려면 적어도 어떠한 작품이 단순히 남의 것을 모방한 것이어서는 안 되고 사상이나 감정에 대한 창작자 자신의 독자적인 표현을 담고 있어야 한다. 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현, 즉 작성자의 창조적 개성이 드러나지 않는 표현을 담고 있는 것은 창작물이라고 할 수 없다(대법원 2021. 6. 30. 선고 2019다268061 판결 등 참조). 또한 화가가 그의 미술저작물에 표시한 서명은 그 저작물이 자신의 작품임을 표시하는 수단에 불과하여 특별한 사정이 없는 한 그 자체가 예술적 감정이나 사상의 표현을 위한 것이라고는 할 수 없어 저작권법상의 독립된 저작물이라고 보기 어렵다(대법원 2000. 4. 21. 선고 97후860, 877, 884 판결 참조).

한편 저작권법 제4조 제1항 제4호는 저작물의 일종으로 응용미술저작물을 규정하고 있고, 같은 법 제2조 제15호에서는 응용미술저작물에 관하여 '디자인을 포함하여 물품에 동일한 형상으로 복제될 수 있는 미술저작물로서 그 이용된 물품과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 것'으로 정의하고 있는바, 응용미술저작물로서 저작권법의 보호를 받기 위해서는, 산업적 목적으로의 이용을 위한 '복제가능성'과 당해 물품의 실용적·기능적 요소로부터의 '분리가능성'이라는 요건이 충족되어야 한다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012다41410 판결 참조).

2) 원고 엔젤 도안과 원고 슈무 도안의 경우

가) 갑 제2, 16호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 1998. 2.경 미국에서 발행된 'TRASHER'라는 잡지의 1998년 2월호에 게재한 'Loving Life'라는 제목의 기사에 삽입된 삽화를 그 무렵 창작하였는데, 원고 엔젤 도안('')은 위 삽화의 일부분인 사실, 원고는 1998. 5. 26. 'SOCIAL PROBLEM/◀◀◀◀'라는 제목으로 원고가 창작한 시, 그림, 아트워크(artwork) 등을 수록한 도록을 발행하였고, 원고 슈무 도안('')은 위 도록에 수록된 한 작품의 일부분인 사실이 인정된다.

〈표 삽입을 위한 여백〉

나) 원고 엔젤 도안('')은 새가 날개를 펼치고 날고 있는 형상을 채색 없이 점과 선으로만 구성한 단순한 도안으로, 새의 몸체는 다리나 꼬리 부분이 없이 전체적으로 둥근 형태이고, 몸체의 좌우로 그려진 새의 날개는 새의 머리 쪽으로 펼쳐져 있으며, 새의 머리에는 사람의 얼굴과 흡사하게 눈처럼 보이는 두 개의 점이 찍혀있고 그 아래에는 부리 대신 웃는 입모양을 나타내는 곡선이 그려져 있다. 원고 엔젤 도안을 구성하는 이와 같은 점과 선의 결합들은 비교적 단순하기는 하나 날고 있는 새에 대한 원고의 독자적인 표현을 담고 있는 것으로 보이고, 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현이라고 보기는 어려우므로, 원고 엔젤 도안이 포함된 삽화와는 별개로 저작권법에 따른 보호를 받을 수 있는 독자적인 저작물에 해당한다.

다) 또한 원고 슈무 도안('')은 사다리꼴에 가까운 도형 내부에, 사람의 눈처럼 보이는 두 개의 점이 좌우로 찍혀 있고, 웃는 입모양을 나타내는 선이 그려진 극히 단순한 도안이기는 하나, 얼굴의 윤곽을 이루는 도형의 모양이나 길이, 사람의 눈처럼 보이는 점의 위치와 간격, 입모양 선의 위치와 크기에서 원고만의 독자적인 표현을 담고 있는 것으로 보이고, 누가 하더라도 같거나 비슷할 수밖에 없는 표현이라고 쉽게 단정하기는 어려우므로, 원고 슈무 도안이 포함된 작품과 별개로 저작권법에 따른 보호를 받을 수 있는 독자적인 저작물에 해당한다.

라) 나아가 위 인정 사실에 의하면, 원고가 원고 엔젤 도안과 원고 슈무 도안을 직접 창작하여 공표하였으므로 특별한 사정이 없는 한 위 각 저작물에 대한 저작재산권(복제권, 전송권, 배포권)은 원고에게 귀속된다고 봄이 타당하다.

3) 원고 서명 도안의 경우

위 인정 사실에 의하면, 원고는 1998. 2.경 미국에서 발행된 'TRASHER'라는 잡지의 1998년 2월호에 게재한 'Loving Life'라는 제목의 기사에 삽입된 삽화를 그 무렵 창작하였는데, 해당 삽화의 우측 하단에 원고 서명 도안('')이 표시되어 있었던 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 든 증거, 갑 제3, 8, 18, 23, 24, 39, 40, 68호증, 병 제10, 19호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고는 위 잡지에 게재한 삽화가 원고의 작품임을 표시하는 수단으로서 자신의 서명(signature)을 삽화의 우측 하단에 표시한 것으로 보일 뿐이고, 원고가 제출한 증거만으로는 위 삽화에 표시된 원고 서명 도안 자체가 인간의 사상 또는 감정의 표현을 위한 것으로 보기는 어렵다. 따라서 원고 서명 도안이 위 삽화와 별개로 저작권법에 따라 보호되는 저작물에 해당함을 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

가) 원고는 적어도 1998년경부터는 자신이 창작한 다수의 예술 작품에 작품의 완성 시기 등과 함께 자신의 서명을 기재하였는데, 원고 서명 도안은 이러한 방식으로 원고의 예술 작품에 남겨진 서명 중 하나를 사후적으로 도안으로 사용한 것이다.

나) 원고는 소외 1 회사와 사이에서 1999. 10. 1. 자 고용계약서와 2000. 5. 5. 자 고용계약서를 작성하면서도 위 각 고용계약서에 원고 서명 도안과 실질적으로 유사한 형태의 원고 서명을 기재한 바 있고, 2000. 4. 19.경 발행된 소외 1 회사의 주권, 2003. 8. 26. 자 상표권 등록 동의서, 2008. 12.경 작성된 소외 1 회사의 청산결의서 등에도 원고 서명 도안과 실질적으로 유사한 형태로 원고의 서명을 기재하였다. 원고는 최근까지도 계약 해지 통지서 등 사문서에서 원고 서명 도안과 실질적으로 유사한 자신의 서명을 그 작성자가 원고임을 표시하는 용도로 사용하고 있다.

4) 원고 와릿이즌 도안의 경우

앞서 든 증거, 갑 제28, 35, 43호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에 의하면, 원고는 소외 1 회사와 참가인 사이에 체결된 이 사건 용역계약에 따른 용역수행 과정에서 사진작가 소외 12의 사진을 기초로 이 사건 커버 아트워크를 제작하였던 사실, 원고 와릿이즌 도안('')은 이 사건 앨범의 제호를 원고가 자필로 기재한 것으로 이 사건 커버 아트워크의 일부분인 사실, 당시 원고는 '당신이 기대했던 것이 아닐 수도 있지만, 그저 그것에 감사하도록 노력하라.'라는 표현의 한 방법으로 '(What it isNt)'라는 문구를 사용하였고 이를 이 사건 앨범의 제호로 정하였던 사실, 참가인은 원고로부터 이 사건 커버 아트워크를 제공받아 별지 4와 같이 일본에서 발매한 이 사건 앨범의 겉표지(커버) 등에 사용하였던 사실이 인정된다.

〈표 삽입을 위한 여백〉

위 인정 사실에 의하면 원고 와릿이즌 도안은 원고가 이 사건 앨범의 겉표지(커버) 등에 사용할 커버 아트워크를 제작하는 과정에서 자신의 필체로 앨범의 제호를 커버 아트워크에 표시한 것이다. 그런데 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 원고 와릿이즌 도안이 이 사건 앨범 및 그 겉표지(커버) 등과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 저작물에 해당한다고 보기는 부족하다. 따라서 원고 와릿이즌 도안이 저작권법에 따라 보호되는 저작물에 해당함을 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

가) 이 사건 커버 아트워크는 일본에서 발매될 이 사건 앨범의 겉표지(커버) 등에 동일한 형상으로 복제하기 위한 목적으로 제작된 것이고, 원고 와릿이즌 도안은 그 일부분이다. 따라서 원고 와릿이즌 도안의 경우 복제가 예정된 대상인 이 사건 앨범 내지 그 겉표지(커버) 등의 실용적·기능적 요소로부터 구분되는 미적인 요소로서의 독자성이 인정되는 경우에 한하여 응용미술저작물로서 보호받을 수 있다.

나) 그런데 원고 와릿이즌 도안은 '(what it isNt)'라는 제호를 가지는 이 사건 앨범의 존재를 전제로, 이 사건 앨범의 제호를 소비자들에게 효과적으로 전달하는 것을 주된 목적으로 하여 이 사건 커버 아트워크의 구성부분이 된 것이다. 비록 원고가 '(what it isNt)'라는 제호를 자신의 필체(손글씨)로 작성하는 등 원고 와릿이즌 도안('')의 표시에 미적인 요소가 일부 가미되어 있기는 하나, 이는 이 사건 앨범의 제호를 효과적으로 전달하여 소비자들의 인상에 각인되게 하기 위한 수단에 불과하고, 표시된 문자의 형태나 배열 등도 비교적 단순하여 그 미적 요소 내지 창작성이 이 사건 앨범 및 그 겉표지(커버)에서의 제호의 표시라는 본래의 기능으로부터 분리·독립되어 별도로 감상의 대상이 될 정도로 이른 것으로는 보이지 않는다. 따라서 원고 와릿이즌 도안은 이 사건 앨범 및 그 겉표지(커버) 등에서 이 사건 앨범의 제호를 표시한다는 실용적인 기능과 분리 인식되어 독립적으로 존재가치를 가진다고 보기 어려우며, 문자의 형태나 배열 등과 같은 형식적인 요소만으로는 별개의 미술저작물이라고 할 수 있을 정도의 독자적인 실체를 인정하기도 어렵다.

다) 이에 대하여 원고는 '(what it isNt)'라는 문구를 도안화하여 표현하는 형식(십자가 밑에서 쭈그리고 앉아 고민하는 사람의 모습을 ''로 표현하고 십자가 옆에서 기도를 통해 다시 일어나는 사람의 모습을 ''로 형상화)에 원고만의 고유한 창조적 개성이 발현되었다고 주장한다. 그러나 원고의 주장만으로는 통상적인 방식으로 영문 소문자 'at'와 'it'를 기재한 것과 비교하여 원고 와릿이즌 도안('')에서의 표현형식에 어떠한 창조적 개성이 드러나 있다는 것인지 알기 어렵다. 더욱이 원고는 이 사건 커버 아트워크 제작 당시 '당신이 기대했던 것이 아닐 수도 있지만, 그저 그것에 감사하도록 노력하라.'라는 표현의 한 방법으로 '(What it isNt)'라는 문구를 사용하였다는 것이므로, 원고 주장과 같이 십자가 밑에서 쭈그리고 앉아 고민하는 사람이나 십자가 옆에서 기도를 통해 다시 일어나는 사람을 표현하였다고 보기도 어렵다. 오히려 앞서 본 바와 같이 원고 와릿이즌 도안은 그 목적이나 기능에 있어서 문자를 소재로 하여 작가의 사상 또는 감정을 창작적으로 표현한 순수 서예 작품이나 순수 캘리그라피 작품 등과 달리 그 자체로 독립하여 감상의 대상으로 삼기 위하여 창작된 것이라기보다 이 사건 앨범 및 그 겉표지(커버) 등의 일부를 구성하면서 소비자들에게 앨범의 제호를 알리는 실용적인 목적에 주안점을 두고 창작된 것으로 보인다. 따라서 원고의 위와 같은 주장은 받아들이기 어렵다.

라) 원고 와릿이즌 도안이 표시하고 있는 '(What it isNt)'라는 이 사건 앨범의 제호가 저작물로 보호받을 수 있는지 보더라도, 일반적으로 저작물의 제호 자체는 저작물의 표지에 불과하고 독립된 사상, 감정의 창작적 표현이라고 보기 어려워 특별한 사정이 없는 한 저작물로서의 보호를 받을 수 없는데다가, '(What it isNt)'라는 제호는 영미권에서 보편적으로 널리 사용되는 단어들로만 구성된 짧은 문구로서 제호 자체에서 원고의 사상이나 감정 혹은 기타 정보를 충분히 표현한 것으로 보기도 어렵다. 더욱이 원고의 주장에 따르더라도 '(What it isNt)'라는 제호는 '당신이 기대했던 것이 아닐 수도 있지만, 그저 그것에 감사하도록 노력하라.'라는 구호적 의미를 전달하는 것으로서 창작적 표현이라기보다는 아이디어의 영역에 해당하는바, 결국 '(What it isNt)'라는 제호 그 자체도 저작물로서 보호받을 수 있다고 보기는 어렵다.

다. 피고 사용 도안들이 원고 창작 도안들의 저작재산권을 침해하였는지 여부

1) 관련 법리

저작권 침해가 인정되기 위해서는 침해자의 저작물이 저작권자의 저작물에 의거하여 그것을 이용하였어야 하고, 침해자의 저작물과 저작권자의 저작물 사이에 실질적 유사성이 인정되어야 한다(대법원 2007. 12. 13. 선고 2005다35707 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2019도9601 판결 등 참조).

저작권의 보호 대상은 인간의 사상이나 감정을 말, 문자, 음, 색 등으로 구체적으로 외부에 표현한 창작적인 표현 형식이므로, 저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이에 실질적인 유사성이 있는지를 판단할 때에는 창작적인 표현 형식에 해당하는 것만을 가지고 대비해 보아야 한다(대법원 2021. 6. 30. 선고 2019다268061 판결 등 참조). 그리고 원저작물이 전체적으로 볼 때에는 저작권법이 정한 창작물에 해당한다 하더라도 그 내용 중 창작성이 없는 표현 부분에 대해서는 원저작물에 관한 복제권 등의 효력이 미치지 않는다(대법원 2012. 8. 30. 선고 2010다70520, 70537 판결, 대법원 2015. 8. 13. 선고 2013다14828 판결 등 참조).

2) 원고 엔젤 도안과 피고 사용 제1, 2, 4 도안들이 실질적으로 유사한지 여부

다툼 없는 사실, 앞서 든 증거, 갑 제67호증의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 종합하면, 원고 엔젤 도안과 피고 사용 제1, 2, 4 도안들은 실질적으로 유사하다고 봄이 타당하다.

가) 원고는 1996년경 발행된 소외 14의 시집 'Selected Poem'에 실린 아래 삽화를, 1998. 2.경 발행된 'TRASHER'라는 잡지의 1998년 2월호에 게재한 'Loving Life'라는 제목의 기사에 삽입된 아래 삽화를, 1998. 5. 26. 발행된 'SOCIAL PROBLEM/◀◀◀◀'라는 제목의 도록에 수록된 아래 그림을 각 그 무렵 창작하였다. 위 삽화와 그림에는 모두 날고 있는 새 형상의 도안('', '', '')이 포함되어 있고, 원고 엔젤 도안도 위 새 형상의 도안 중 하나이다.

나) 원고 엔젤 도안을 포함한 위와 같은 새 형상의 도안들은 모두 새가 날개를 펼치고 날고 있는 형상을 단순화하여 표현한 것으로, 공통적으로 새의 몸체는 다리나 꼬리 부분이 없이 전체적으로 둥근 형태이고, 몸체의 좌우로 그려진 새의 날개는 한쪽 날개는 두툼하고 반대쪽 날개는 가느다란 형태로 새의 머리 쪽으로 펼쳐져 있으며, 새의 머리에는 사람의 얼굴과 흡사하게 눈처럼 보이는 두 개의 점이 찍혀있고 그 아래에는 부리 대신 웃는 입모양을 나타내는 곡선이 그려져 있다. 이로 미루어 보면 원고가 창작한 위와 같은 새 형상의 도안들은 모두 원고가 1996년경 창작한 새 형상의 도안에서 파생된 실질적으로 유사한 도안들이라고 봄이 타당하다.

다) 피고 사용 제2 도안('')을 원고가 창작하였다는 사실 자체는 당사자들 사이에 다툼이 없는바, 피고 사용 제2 도안 역시 새의 몸체는 다리나 꼬리 부분이 없이 전체적으로 둥근 형태이고, 몸체의 좌우로 그려진 새의 날개는 한쪽 날개는 두툼하고 반대쪽 날개는 가느다란 형태로 새의 머리 쪽으로 펼쳐져 있으며, 새의 머리에는 사람의 얼굴과 흡사하게 눈처럼 보이는 두 개의 점이 찍혀있고 그 아래에는 부리 대신 웃는 입모양을 나타내는 곡선이 그려져 있다. 따라서 피고 사용 제2 도안 역시 원고 엔젤 도안과 마찬가지로 원고가 1996년경 창작한 새 형상의 도안에서 파생된 것으로 원고 엔젤 도안과도 실질적으로 유사하다고 봄이 타당하다.

라) 피고 사용 제1 도안('')은 피고 사용 제2 도안('')과 피고 사용 제3 도안('')을 상하로 단순 결합한 도안이고, 피고 사용 제4 도안('')은 피고 사용 제2 도안('')과 피고 사용 제5 도안('')을 상하로 단순 결합한 도안이다. 그런데 피고 사용 제3 도안은 원고 서명 도안('')과 동일한 도안으로 앞서 본 바와 같이 그 자체만으로는 창작적 표현형식이라고 보기 어렵고, 피고 사용 제5 도안 역시 원고 와릿이즌 도안('')에서 제호의 배경 부분만 제거한 도안으로 이 역시 창작적 표현형식으로 보기 어렵다. 앞서 본 법리에 따를 때, 피고 사용 제1, 4 도안들과 원고 엔젤 도안 사이에 실질적인 유사성이 있는지 판단할 때에는 창작성이 없는 표현 부분인 피고 사용 제3, 5 도안들을 제외하고 남은 피고 사용 제2 도안 부분만을 가지고 원고 엔젤 도안과 사이에 실질적인 유사성이 있는지 판단하여야 하는데, 앞서 본 바와 같이 피고 사용 제2 도안은 원고 엔젤 도안과 실질적으로 유사한 도안이므로 피고 사용 제1, 4 도안들 역시 원고 엔젤 도안과 실질적으로 유사한 도안들이라고 봄이 타당하다.

3) 원고 슈무 도안과 피고 사용 제6 도안이 실질적으로 유사한지 여부

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사정을 종합하면, 원고가 제출한 증거만으로는 원고 슈무 도안과 피고 사용 제6 도안 사이에 실질적인 유사성이 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고 슈무 도안과 피고 사용 제6 도안 사이에 실질적인 유사성이 있다는 전제의 원고 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

가) 원고 슈무 도안('')은 사다리꼴에 가까운 네모난 상자 안에 두 개의 점으로 눈을, 하나의 선으로 입을 표현함으로써 웃는 얼굴을 형상화한 극히 단순한 도안이다.

나) 하나의 도형과 점, 선 등을 조합하여 특정 사상이나 감정을 표현하는 얼굴을 형상화하는 방법은 기술적 또는 개념적인 제약이 있어 그 표현방법이 정형화될 수밖에 없다는 한계가 있으므로, 흔히 사용되는 네모난 상자 안에 두 개의 점으로 눈을, 하나의 선으로 입을 표현하는 방식 자체는 저작권법으로 보호받지 못하는 부분으로 보아야 하고, 저작권 침해 여부를 가리기 위하여 두 저작물 사이의 실질적인 유사성을 판단할 때는 이러한 표현형식은 제외하고 판단하여야 한다.

다) 위와 같은 판단기준에 비추어 원고 슈무 도안('')과 피고 사용 제6 도안('')을 비교하면, 얼굴의 외부 형태를 구성하는 네모난 상자의 형상, 두 개의 점으로 표현된 눈의 간격이나 배치, 곡선으로 표현된 입의 모양과 배치에서 상당한 차이가 있으므로 이들 도안을 서로 실질적으로 유사하다고 보기는 어렵다.

4) 의거성

피고 사용 제1, 2, 4 도안들이 원고가 창작한 도안이거나 원고가 창작한 도안들을 서로 단순 결합한 도안인 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없고, 다만 피고는 위 도안들에 관한 저작재산권이 최종적으로 참가인에게 귀속되었다거나, 위 도안들에 대한 이용허락을 적법하게 받았다고 주장하는 것이므로, 원고 엔젤 도안과 피고 사용 제1, 2, 4 도안들 사이의 의거성은 모두 인정된다.

5) 소결론

따라서 피고가 피고 사용 제1, 2, 4 도안들을 복제, 전시, 배포하는 행위는 원고 엔젤 도안에 관한 원고의 복제권, 전시권, 배포권을 침해하는 행위에 해당한다.

라. 피고 사용 제2, 4, 5 도안들이 우리나라 저작권법상 독자적인 저작물로서 보호받을 수 있는지 여부와 그에 대한 저작권의 귀속 주체

1) 피고 사용 제2 도안의 경우

가) 앞서 본 바와 같이 피고 사용 제2 도안('')은 이 사건 용역계약 체결 이전에 원고가 독자적으로 창작한 원고 엔젤 도안('') 등에 의거하여 작성된 것으로 실질적으로 유사한 도안에 해당하므로, 이를 원고 엔젤 도안과 별개로 저작권법에 의하여 보호되는 독자적인 저작물이라 보기는 어렵고, 원고 엔젤 도안의 저작권은 그 저작자인 원고에게 귀속되므로 특별한 사정이 없는 한 참가인이 그 저작권자에 해당한다고 보기는 어렵다.

나) 이에 대하여 참가인과 피고는, 피고 사용 제2 도안은 원고가 소외 1 회사와의 2000. 5. 5. 자 고용계약에 기해 작성한 업무상 저작물로서 그에 대한 저작권은 소외 1 회사가 단독으로 혹은 소외 2와 공동으로 가지고, 이후 소외 1 회사와 소외 2 및 참가인 사이에 체결된 이 사건 용역계약이나 2022. 8. 7. 자 소외 1 회사의 권리 이전 계약(♤♤'s Rights Transfer Agreement, 이하 '이 사건 권리 이전 계약'이라 한다) 등에 따라 피고 사용 제2 도안의 저작권이 참가인에게 양도되었다고 주장한다.

그러나 앞서 본 바와 같이 피고 사용 제2 도안('')은 원고와 소외 1 회사 사이의 고용계약 체결 이전인 1996년경 원고가 창작하여 소외 14의 시집 'Selected Poem'을 통하여 공표한 새 형상의 도안('')이나 1998. 2.경 원고가 창작하여 'TRASHER' 잡지를 통하여 공표한 원고 엔젤 도안('') 및 1998. 5. 26.경 원고가 창작하여 'SOCIAL PROBLEM/◀◀◀◀' 도록을 통하여 공표한 새 형상의 도안('')에 의거하여 작성된 실질적으로 유사한 도안이므로 이를 소외 1 회사의 업무상 저작물로 볼 수는 없고, 원고 엔젤 도안을 포함한 위와 같은 새 형상의 도안들과 마찬가지로 원고가 그 단독 저작권자라고 봄이 타당하다(피고 사용 제2 도안이 소외 1 회사의 업무상 저작물에 해당하지 않는 이상 소외 1 회사의 업무상 저작물이거나 소외 1 회사와 소외 2의 공동저작물에 해당함을 전제로 2022. 8. 7. 자 이 사건 권리 이전 계약 등에 따라 소외 1 회사 등으로부터 피고 사용 제2 도안의 저작권을 양수하였다는 취지의 참가인 주장은 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다).

다) 설령 참가인의 주장과 같이 원고가 2001. 1.경 일본에 방문하였을 때 참가인의 요청에 따라 이 사건 용역계약에 따른 앨범 커버 아트워크 제공의 일환으로 피고 사용 제2 도안을 작성하여 참가인에게 교부한 것이라고 보더라도, ① 이 사건 용역계약에서는 음악작업과 음향녹음의 저작권이 참가인에게 양도된다고 명시적으로 규정하고 있는 반면(제2조 제1항), 아티스트가 참가인에게 납품하는 앨범 커버 아트워크의 저작권 양도에 관하여는 명시적인 정함이 없는 점, ② 이 사건 용역계약에 의하면 참가인은 아티스트가 제작한 앨범 커버 아트워크를 전 세계 기반으로 저작권 보호 기간 동안 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위해 티셔츠 등에 복제, 판매할 수 있는 독점권을 가지는 것에 불과한 점(제2조 제3항), ③ 더욱이 이 사건 용역계약에서는 모든 작곡, 티셔츠 및/또는 음악 작업 발표와 함께 제작되는 홍보 자료의 창작에 대해 완전한 지배권은 아티스트가 갖는다면서 참가인이 상업 디자인을 제작하기 전에 두 명의 아티스트로부터 서면 승인을 받도록 규정하고 있는 점(제6조) 등에 비추어 보면, 원고는 피고 사용 제2 도안에 관하여도 이 사건 용역계약에 따라 제공한 기존의 앨범 커버 아트워크와 마찬가지로 오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적으로 티셔츠 등에 복제·판매할 수 있는 배타적 권리를 참가인에게 부여한 것으로 보일 뿐이고 달리 이를 원고 엔젤 도안 내지 피고 사용 제2 도안에 관한 저작권의 양도로 볼 만한 증거가 없다. 따라서 피고 사용 제2 도안의 저작권이 참가인에게 귀속되었다는 취지의 참가인 주장은 모두 이유 없다.

2) 피고 사용 제5 도안의 경우

피고 사용 제5 도안('')은 원고 와릿이즌 도안('')에서 제호의 배경 부분만 제거한 도안이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 원고 와릿이즌 도안은 이 사건 앨범 및 그 겉표지(커버) 등과 구분되어 독자성을 인정할 수 있는 저작물에 해당한다고 보기는 부족하므로, 원고 와릿이즌 도안에 의거하여 작성되고 실질적으로 유사한 피고 사용 제5 도안 역시 우리나라 저작권법상 독자적인 저작물로서 보호받을 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고 사용 제5 도안이 저작물임을 전제로 한 참가인의 저작권 귀속 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3) 피고 사용 제4 도안의 경우

피고 사용 제4 도안('')은 피고 사용 제2 도안('')과 피고 사용 제5 도안('')을 상하로 단순 결합한 도안이다. 그런데 앞서 본 바와 같이 피고 사용 제5 도안의 경우 독자적인 저작물로서 보호받을 수 있을 정도의 창작적 표현형식이라고 보기 어렵고, 피고 사용 제2 도안의 경우 원고의 저작물인 원고 엔젤 도안 등에 의거하여 작성된 실질적으로 유사한 도안에 불과하여 그 저작권이 원고에게 귀속되므로, 이들을 상하로 단순 결합한 피고 사용 제4 도안 역시 그 저작권이 원고에게 귀속된다고 봄이 타당하다. 따라서 피고 사용 제4 도안의 저작권이 참가인에게 귀속되었다는 취지의 참가인 주장은 이유 없다.

4) 소결론

피고 사용 제2, 4, 5 도안들은 우리나라 저작권법상 독자적인 저작물로서 보호받을 수 없거나(피고 사용 제5 도안), 독자적인 저작물로 보호받더라도 그 저작권이 원고에게 귀속된다(피고 사용 제2, 4 도안들).

마. 저작재산권 침해행위의 정지 및 폐기 청구에 관한 판단

1) 침해행위의 정지 및 폐기 의무의 발생

앞서 본 바와 같이 원고는 원고 엔젤 도안의 저작재산권자이고, 피고는 저작재산권자의 이용허락 없이 원고 엔젤 도안에 의거하여 작성되고 이와 실질적으로 유사한 피고 사용 제1, 2, 4 도안들을 복제, 배포, 전시하고 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 이러한 피고의 행위는 원고의 저작재산권(복제권, 배포권, 전시권)을 침해하는 행위이다. 따라서 피고는 특별한 사정이 없는 한 침해행위를 정지하고 침해행위에 의하여 만들어진 물건을 폐기할 의무가 있다.

2) 피고의 주장에 관한 판단

가) 참가인은 피고 사용 제2, 4 도안들에 관한 저작권을 보유하고 있거나 이 사건 용역계약에 따라 독점적인 복제·판매권을 가지고, 피고는 참가인으로부터 이용허락을 받았으므로 위 도안들을 적법하게 사용할 권리가 있다는 주장

앞서 본 바와 같이 피고 사용 제2, 4 도안들에 관한 저작권이 참가인에게 귀속된다고 볼 수 없으므로, 이를 전제로 한 피고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

한편 참가인이 이 사건 용역계약에 따라 피고 사용 제2, 4 도안들에 관한 독점적인 복제·판매권을 가진다고 보더라도, 앞서 본 바와 같이 이는 오디오 작업 및 아티스트 홍보 목적으로 티셔츠 등에 복제·판매할 수 있는 배타적 권리에 불과할 뿐 이를 저작재산권의 양도와 동일하게 취급할 수 없으므로, 참가인은 원고로부터 피고 사용 제2, 4 도안들에 관한 제한적인 이용허락을 받았다고 볼 수 있다. 그런데 이 사건 용역계약에서는 참가인의 저작물 재이용허락(서브라이선스) 권한에 관하여 아무런 정함이 없으므로, 참가인이 이 사건 용역계약에 따른 저작물의 이용허락에 기초하여 피고로 하여금 우리나라 내에서 피고 사용 제2, 4 도안들을 티셔츠 등에 복제·판매할 수 있도록 하는 재이용허락(서브라이선스)을 하기 위해서는 특별한 사정이 없는 한 준거법인 우리나라 저작권법에 따라 저작재산권자의 동의가 필요하다고 봄이 타당하다.

그런데 참가인이 피고 사용 제2, 4 도안들의 재이용허락(서브라이선스)에 관하여 사전에 저작재산권자인 원고의 포괄적인 동의를 받았다거나, 피고에 대한 재이용허락(서브라이선스)에 관하여 원고로부터 개별적인 동의를 받았다고 인정할 아무런 증거가 없으므로, 참가인으로부터 적법하게 피고 사용 제2, 4 도안들의 재이용허락(서브라이선스)을 받았음을 전제로 하는 피고의 이 부분 주장도 이유 없다.

나) 피고 사용 제1 도안을 사용한 제품들과 관련된 권리소진 주장

피고가 제출한 을 제11, 17, 18호증의 각 기재만으로는 피고가 국내에서 판매 중인 피고 사용 제1 도안을 사용한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품이 모두 이 사건 라이선싱 계약 등에 따라 원고로부터 적법하게 받은 이용허락에 기초하여 2021. 12. 31. 이전에 소외 4 회사가 제조·판매한 상품을 양수하여 판매하는 것이라고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이를 전제로 하는 피고의 권리소진 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3) 소결론

따라서 피고는 피고 사용 제1, 2, 4 도안들을 복제, 전시, 배포하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중인 피고 사용 제1, 2, 4 도안들이 표시된 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품의 완제품, 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 포장지, 포장용기, 카탈로그, 간판, 현수막, 전광판, 선전광고물(인터넷에 게재된 광고물 및 인쇄물 포함)을 모두 폐기할 의무가 있다.

4. 부정경쟁행위 관련 청구에 관한 판단

가. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 내지 (나)목의 부정경쟁행위 해당 여부

1) 관련 법리

가) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목은 '정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 상표, 상품의 용기·포장, 그 밖에 타인의 상품임을 표시한 표지(이하 '타인의 상품표지'라 한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동하게 하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 여기서 말하는 '국내에 널리 인식된' 것에 해당하려면 상품 표지가 국내 전역에 걸쳐 모든 사람들에게 주지되어 있음을 요하는 '저명의 정도'에까지 이르지는 아니하더라도 단순히 그 표지 등을 이미 사용하고 있다는 정도로는 부족하고 계속적인 사용, 품질개량, 광고선전 등으로 우월적 지위를 획득할 정도에 이르고 그 결과 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에서 널리 알려지게 된 이른바 '주지의 정도'에 이르렀음이 인정되어야 할 것이다. 그리고 '국내에 널리 인식된 타인의 상품표지'인지 여부는 그 사용의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부가 일응의 기준이 된다(대법원 2012. 4. 26. 선고 2011도10469 판결, 대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결 등 참조).

나) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 말하는 '타인의 상품표지'에 관하여 정당한 권원을 가진 '타인'은 '상품을 생산·가공·판매하는 것을 업으로 영위하는 자' 또는 '상법상의 상인'으로 한정되지 아니하며, '상품의 소유자' 또는 '점유자'일 필요도 없다. '타인의 상품표지'는 그 상품의 출처가 특정인으로서 인식되면 족하고, 특정인이 상품의 생산·가공·판매자 또는 소유·점유자일 것을 요하지 않는다. 따라서 일정한 영역에서 자신의 실력이나 자신의 창작물을 통해 명성과 인기를 구축한 유명인사가, 그와 같은 명성과 인기에서 도출되는 고객흡인력, 상품의 품질에 대한 대중의 기대와 신뢰, 유명인사의 긍정적인 이미지가 상품 사용자에게도 전사(轉寫)되리라는 수요자들의 희망 등을 바탕으로 상품의 제조·판매자와 협업하여 자신의 성명 또는 자신이 창작한 이미지 등을 표시한 상품을 기획하고, 해당 상품의 사양 또는 품질 등에 관한 통제권을 유보한 채 해당 상품의 판매로 인한 수익을 분배받는 경우, 그 유명인사는 자신의 성명 또는 자신이 창작한 이미지 등을 자신의 상품의 출처표시로써 사용한 자로 볼 수 있고, 그와 같은 성명, 이미지 등이 국내의 수요자들 사이에서 그 유명인사를 표시하는 표장으로 널리 인식된 경우 그 성명, 이미지 등은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 '국내에 널리 인식된 타인의 상품표지'에 해당할 수 있다.

다) 한편 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목은 '정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 타인의 성명, 상호, 표장, 그 밖에 타인의 영업임을 표시하는 표지(상품 판매·서비스 제공방법 또는 간판·외관·실내장식 등 영업제공 장소의 전체적인 외관을 포함하며, 이하 '타인의 영업표지'라 한다)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 타인의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위'를 부정경쟁행위의 하나로 규정하고 있다. 여기서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'는 국내의 전역 또는 일정한 범위 내에서 거래자 또는 수요자들이 그것을 통하여 특정의 영업을 다른 영업으로부터 구별하여 널리 인식하는 경우를 말하는 것으로서 '국내에 널리 인식된 타인의 영업임을 표시하는 표지'인지 여부는 그 사용의 기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지 여부가 일응의 기준이 된다(대법원 2011. 12. 22. 선고 2011다9822 판결 등 참조).

2) 원고 서명 도안, 원고 와릿이즌 도안, 원고 슈무 도안이 국내에 널리 인식된 원고의 상품표지 내지 영업표지에 해당하는지 여부

가) 원고 서명 도안의 경우

앞서 든 증거, 갑 제57, 79호증, 을 제11, 17, 18호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 변론종결일 현재 원고 서명 도안은 적어도 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들에게 원고의 상품표지로서 널리 알려져 있다고 봄이 타당하다.

① 피고는 "스트리트 브랜드 '소외 13 회사'의 아트 디렉터이자 전설적인 프로 스케이트보더인 원고의 아트웍을 살린 어패럴 라인을 선보이며 자유로운 스케이트보드 문화를 전파한다."는 취지로 2018년경부터 원고의 성명을 그대로 사용한 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 국내에서 대대적으로 런칭하였고, 위 브랜드를 통하여 피고 사용 제1, 2, 3, 6 도안들을 사용한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 국내의 소비자들에게 판매하였다. 원고의 성명을 영문 필기체 형식으로 기재한 원고 서명 도안('')은 피고가 런칭한 위 브랜드명과 동일하여 피고 사용 제1, 3 도안들('', '')과 같은 형태로 피고가 판매하는 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품의 내·외부에 다수 표시되었고, 피고가 운영하였던 '▼▼▼▼' 브랜드의 웹사이트나 매장을 비롯하여 포장지, 포장용기, 카탈로그, 간판, 현수막, 전광판, 선전광고물 등에도 널리 표시되었던 것으로 보인다.

② 피고는 '▼▼▼▼' 단일 브랜드로 2018년에만 약 50억 원의 연매출을 올렸고, 온라인 시장에서의 공격적인 마케팅과 홍보를 통하여 2020년에 300억 원, 2021년에 400억 원의 연매출을 올릴 정도로 급속도로 성장하여 국내의 소비자들에게 '▼▼▼▼'라는 이름의 브랜드를 널리 알렸다. 피고는 국내의 소비자들에게 판매한 피고 사용 제1, 2, 3, 6 도안들을 사용한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 소외 4 회사로부터 양도받거나 직접 국내에서 생산하였던 것으로 보이는데, 피고의 주장에 의하더라도 2021. 12. 31.까지 소외 4 회사로부터 양도받은 위와 같은 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품의 수량만 291,243점에 달한다.

③ 피고는 참가인 및 소외 4 회사와의 이 사건 판매 및 라이선스 계약에 따라 국내에서 원고의 성명을 브랜드화하고, 원고 서명 도안을 비롯한 원고가 창작한 이미지들을 사용한 의류 등 제품을 판매하였다. 그런데 참가인 및 소외 4 회사는, 참가인과 실질적으로 동일하게 운영되는 ♡♡♡그룹과 원고 사이의 이 사건 라이선싱 계약에 기하여 원고의 성명과 원고가 창작하고 소유한 이미지 및 디자인의 사용허락을 받은 라이선시(licensee) 내지 서브라이선시(sublicensee)에 불과하다. 이 사건 라이선싱 계약 제11조 전문(前文)을 보더라도 "원고는 머티리얼즈(Materials) 및 계약상품(Produce)에 대한 모든 지적재산권을 보유한다. ♡♡♡그룹은 모든 라이선스 상품에서 원고가 저작자임을 알 수 있도록 하여야 하고 각 품목에 "ⓒ◀◀◀◀"를 표시하여야 한다."라고 명시하고 있는데다가, 이 사건 라이선싱 계약 제11조 후문(後文)에서는 ♡♡♡그룹에 원고의 성명인 '◀◀◀◀'와 원고의 디자인을 등록하도록 허락하면서도 이러한 허락이 원고가 요청하는 경우 등록된 권리를 반환하는 조건부 허락임을 명시하고 있다. 이와 같은 이 사건 라이선싱 계약의 내용에 비춰보면, 적어도 계약당사자인 원고와 참가인 및 피고 사이에서는 원고의 성명과 원고 서명 도안 등 원고가 창작한 이미지들에 대하여 정당한 권원을 가진 자는 원고이고, 참가인 및 소외 4 회사나 그로부터 다시 서브라이선스를 받은 피고와 같은 제3자가 원고로부터 비롯된 라이선스 계약에 따라 원고의 성명과 원고 서명 도안 등 원고가 창작한 이미지들을 자신이 생산·판매하는 제품에 상품표지로서 사용하더라도 이는 타인의 상품표지 사용일 뿐 자신의 상품표지 사용이 될 수 없으며, 그 상품표지 사용의 효과는 라이선시 내지 서브라이선시인 참가인 및 소외 4 회사나 피고가 아니라 라이선서(licensor)인 원고에게 귀속된다고 봄이 타당하다. 따라서 앞서 본 바와 같이 피고가 국내에서 원고의 성명을 이용한 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 런칭하면서 원고 서명 도안을 상품표지로서 사용한 효과는 피고가 아니라 원고에게 귀속된다고 봄이 타당하다.

④ 한편 원고는 2023년경부터 주식회사 ◆◆◆홀딩스(이하 '소외 6 회사'라 한다)를 통하여 국내에서 자신의 성명을 사용한 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 공식적으로 런칭하면서 원고 서명 도안이 표시된 의류 등 제품을 판매하기 시작하였고, 브랜드의 공식 웹사이트나 판매 웹사이트, 매장, 간판, 선전광고물 등에도 원고 서명 도안을 널리 사용하였다. 특히 원고 및 소외 6 회사는 2023. 4. 22.부터 2023. 6. 25.까지 서울 성동구 ★★동에 원고 서명 도안을 외부 간판이나 내부 인테리어 요소로 사용한 팝업스토어(pop-up store)를 개설하였는데 2달간의 누적 방문객이 약 6만 명에 달할 정도로 일정한 지역적 범위 내의 소비자들에게 인기를 끌었던 것으로 보인다.

⑤ 원고 서명 도안은 원고의 성명을 영문 필기체 형식으로 기재한 것으로 누구나 그 출처가 원고임을 쉽게 직감할 수 있는 점, 피고는 유명 스케이트보더이자 예술가인 원고의 명성이나 인기를 이용하기 위하여 원고의 성명을 브랜드명으로 사용하고 원고 서명 도안을 표시한 의류 등 제품을 판매하였던 점, 이 사건 라이선싱 계약 및 그에 기초한 이 사건 판매 및 라이선스 계약이 종료되어 피고가 브랜드명을 변경한 이후에는 원고가 직접 소외 6 회사를 통하여 국내에서 자신의 성명을 브랜드명으로 사용하고 원고 서명 도안을 표시한 의류 등 제품을 판매하였던 점, 그에 따라 원고 서명 도안은 2018년경부터 변론종결일 현재까지 피고와 소외 6 회사가 '▼▼▼▼'라는 브랜드로 판매한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 등 다양한 종류의 제품에 계속하여 표시되어 왔던 점, 피고와 소외 6 회사 등이 판매한 이와 같은 의류 등 제품에는 원고 서명 도안이 단독으로 표시되는 경우도 많았고 원고 서명 도안과 다른 도안이 함께 표시되는 경우에도 원고 서명 도안의 독립성이 유지되고 있었던 점, 더욱이 이와 같은 의류 등 제품에는 원고의 성명을 그대로 사용한 '▼▼▼▼'라는 브랜드명 이외에 상품의 출처 표시가 없거나 있더라도 '▼▼▼▼'라는 브랜드명에 비해 그 비중이 매우 낮았던 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 변론종결일 현재 원고 서명 도안은 적어도 국내의 일정한 지역적 범위 내의 거래자 또는 소비자들에게는 원고의 상품표지로서 널리 알려져 있는 것으로 볼 수 있다.

나) 원고 와릿이즌 도안, 원고 슈무 도안의 경우

앞서 든 증거, 갑 제12, 51, 52, 85호증, 을 제12, 13호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 변론종결일 현재 원고 와릿이즌 도안이나 원고 슈무 도안이 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자나 수요자들 사이에서 원고의 상품표지로서 널리 알려져 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고 와릿이즌 도안이나 원고 슈무 도안이 국내에 널리 인식된 원고의 상품표지에 해당함을 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

① 앞서 본 바와 같이 피고는 2018년경 국내에서 원고의 성명을 이용한 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 런칭하면서 피고 사용 제1, 2, 3, 6 도안들('', '', '', '')을 사용한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 판매해 왔다. 그러나 피고는 위 기간 판매한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품의 외부나 내부에 원고 와릿이즌 도안('')이나 원고 슈무 도안('')과 동일한 도안을 사용한 적은 없었던 것으로 보인다.

② 피고는 2022. 1. 1.부터 기존의 '▼▼▼▼'라는 브랜드명을 '와릿이즌'으로 변경한 다음 피고가 운영하는 매장과 웹사이트 등에 원고 와릿이즌 도안과 유사한 피고 사용 제4, 5 도안들('', '')을 표시·부착하고, 같은 도안들을 사용한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 판매하고 있기는 하다.

그러나 피고 사용 제4, 5 도안들의 형상이나 이를 구성하는 '(what it isNt)'라는 문구만으로는 해당 도안들이 표시된 상품의 출처를 원고로 직감하기 어려운 점, 피고는 기존의 '▼▼▼▼'라는 브랜드명을 '와릿이즌'으로 변경하면서 피고가 운영하는 매장과 웹사이트 등에 설치된 간판, 인테리어 등 광고선전물이나 피고가 판매하는 의류 등 제품에서 종전에 영업표지 내지 상품표지로서 사용하던 원고의 성명 표시를 삭제하거나 원고의 성명을 표시하더라도 그 비중을 상당 부분 축소하였으므로, 거래자나 수요자들로서는 피고 사용 제4, 5 도안들의 출처를 원고로 인식하기가 더욱 어려워진 것으로 보이는 점, 앞서 본 법리에 따르면 원고가 피고와 협업하여 원고 와릿이즌 도안을 표시한 제품을 기획하고, 해당 제품의 사양 또는 품질 등에 관한 통제권을 유보한 채 제품의 판매로 인한 수익을 분배받는 경우 원고가 피고를 통하여 원고 와릿이즌 도안을 원고 상품의 출처표시로서 사용한 것으로 볼 수 있으나, 이 사건에서 피고는 원고로부터 원고의 성명이나 원고 와릿이즌 도안에 대하여 직접 이용허락을 받은 적이 없고, 원고 와릿이즌 도안 등에 관한 권리의 귀속 및 이용 범위와 관련하여 원고와 분쟁 중이던 참가인과 이 사건 추가 라이선스 계약을 체결함으로써 피고 사용 제4, 5 도안들을 원고의 의사에 반하여 사용한 것인 점 등에 비추어 보면, 피고가 2022. 1. 1.부터 국내에서 '와릿이즌'이라는 브랜드를 런칭하면서 피고 사용 제4, 5 도안들을 의류 등 제품에 상품표지로서 사용하였더라도 이를 원고의 상품표지로서 사용한 것으로 보기는 어렵다.

③ 원고는 2023년경부터 소외 6 회사를 통하여 국내에서 자신의 성명을 사용한 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 공식적으로 런칭하였으나, 원고나 소외 6 회사가 원고 와릿이즌 도안을 의류 등 제품에 널리 표시하였고 이로써 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자나 수요자들 사이에서 원고 와릿이즌 도안이 원고의 상품표지로서 널리 알려지게 되었다고 볼 만한 자료도 없다.

④ 한편 피고가 2018년경부터 국내에서 피고 사용 제6 도안('')을 사용한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품 등을 판매하였던 것으로 보이기는 한다.

그러나 피고 사용 제6 도안을 원고 슈무 도안('')과 유사한 도안으로 보더라도, 피고 사용 제6 도안 자체만으로는 그 도안이 표시된 상품의 출처를 원고로 직감하기 어려운 점, 피고 사용 제6 도안은 네모난 상자 안에 두 개의 점으로 눈을, 하나의 선으로 입을 표현한 단순한 도안이므로 이와 유사한 형태의 도안을 상품표지로 사용하는 다른 영업주체의 존재를 배제하기 어려운 점, 피고가 '▼▼▼▼' 브랜드로 판매한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품들은 대부분 피고 사용 제1, 2, 3 도안들을 사용한 제품들로 보이고 피고 사용 제6 도안을 단독으로 사용한 제품들의 비중은 낮은 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이와 같은 사정만으로는 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자나 수요자들 사이에서 원고 슈무 도안이 원고의 상품표지로서 널리 알려지게 되었다고 인정하기 부족하다.

더욱이 피고는 브랜드명을 '와릿이즌'으로 변경한 2022. 1. 1.부터 피고 사용 제2, 4, 5 도안들을 사용한 제품들을 주로 판매하였고 피고 사용 제6 도안을 사용한 제품들의 홍보나 판매를 줄였던 것으로 보이는 반면, 원고 및 소외 6 회사가 2023년경 공식적으로 런칭한 '▼▼▼▼' 브랜드를 통하여 원고 슈무 도안이나 피고 사용 제6 도안을 사용한 제품들을 대대적으로 홍보·판매하고 있다고 볼 만한 자료가 없다.

3) 별지 3 목록 기재 각 문구가 국내에 널리 인식된 원고의 영업표지에 해당하는지 여부

가) 별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구의 경우

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 종합하면, 변론종결일 현재 원고의 성명을 한글로 기재한 별지 3 목록 순번 1 기재 문구('▼▼▼▼')와 원고의 성명을 영문으로 기재한 별지 3 목록 순번 2 기재 문구('◀◀◀◀')는 적어도 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들에게 원고의 영업표지로서 널리 알려져 있다고 봄이 타당하다.

① 피고는 유명 스케이트보더이자 예술가인 원고의 명성이나 인기를 이용하기 위하여, 이 사건 라이선싱 계약 등을 통하여 원고의 성명을 아시아 지역에서 의류 등 제품에 독점적으로 사용할 권리를 가지고 있었던 참가인 등과 이 사건 판매 및 라이선스 계약을 체결하였고, 2018년경부터 원고의 성명과 원고가 창작한 이미지 등을 사용한 제품을 판매하는 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 국내에 런칭하였다. 피고는 '▼▼▼▼' 단일 브랜드로 2018년에만 약 50억 원의 연매출을 올렸고, 온라인 시장에서의 공격적인 마케팅과 홍보를 통하여 2020년에 300억 원, 2021년에 400억 원의 연매출을 올릴 정도로 급속도로 성장하여 국내의 소비자들에게 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 널리 알렸다. 그런데 앞서 본 바와 같은 이 사건 라이선싱 계약 및 이 사건 판매 및 라이선스 계약의 내용에 비추어 보면, 이처럼 피고가 원고로부터 비롯된 라이선스 계약에 따라 원고의 성명을 자신의 영업표지로 사용하더라도 적어도 원고와의 관계에서 이는 타인의 영업표지 사용일 뿐 자신의 영업표지 사용이 될 수 없으며, 그 영업표지 사용의 효과는 라이선시 내지 서브라이선시인 피고가 아니라 라이선서인 원고에게 귀속된다고 봄이 타당하다.

② 원고와의 신규 라이선스 계약 체결이 무산되어 피고가 브랜드명을 '▼▼▼▼'에서 '와릿이즌'으로 변경한 이후 원고는 소외 6 회사와 라이선스 계약을 체결하여 2023년경부터 국내에서 원고의 성명을 사용한 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 공식적으로 런칭하였다. 원고는 변론종결일 현재에도 소외 6 회사를 통하여 국내에서 원고 성명이 표시된 의류 등 제품을 판매하고, 브랜드의 공식 웹사이트나 판매 웹사이트, 매장, 간판, 선전광고물 등에도 원고의 성명을 널리 사용하고 있다.

나) 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구의 경우

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 변론종결일 현재 별지 3 목록 순번 3 기재 문구['와릿이즌(what it isnt)'])나 별지 3 목록 순번 4 기재 문구('what it isnt')가 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자나 수요자들 사이에서 원고의 영업표지로서 널리 알려져 있다고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구가 국내에 널리 인식된 원고의 영업표지에 해당함을 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

① 별지 3 목록 순번 3 기재 문구['와릿이즌(what it isnt)'])나 별지 3 목록 순번 4 기재 문구('what it isnt')는, 원고가 2000년 후반에 '당신이 기대했던 것이 아닐 수도 있지만, 그저 그것에 감사하도록 노력하라.'라는 표현의 한 방법으로 사용한 문구이자, 같은 시기 원고와 소외 2가 이 사건 용역계약에 따라 음악, 앨범 커버 아트워크 등을 제작하여 참가인에게 제공하고, 참가인이 원고와 소외 2로부터 전달받은 음악, 앨범 커버 아트워크 등에 기초하여 2001. 1. 23.경 일본에서 발매한 이 사건 앨범의 제호이다.

② 원고는 이 사건 앨범의 제작 과정에서 앨범 커버 아트워크에 사용하거나 2001. 1. 23.경 일본에서 발매된 이 사건 앨범의 홍보 등을 위하여 그 무렵 일시적으로 사용한 것 이외에 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구를 사용한 적이 없다는 사실을 스스로 인정하고 있다.

③ 피고가 2022. 1. 1.부터 브랜드명을 '▼▼▼▼'에서 '와릿이즌'으로 변경한 다음 피고가 운영하는 매장과 웹사이트 등에서 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구를 영업표지로서 널리 사용하고 있기는 하다.

그러나 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구는 흔히 사용되는 영단어를 조합한 짧은 문구에 불과하므로 해당 문구 자체만으로는 거래자나 수요자들이 이를 원고의 영업임을 표시하는 표지로서 인식할 수 없는 점, 원고가 '당신이 기대했던 것이 아닐 수도 있지만, 그저 그것에 감사하도록 노력하라.'라는 표현의 한 방법으로 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구를 사용한다는 사실이 국내에 널리 알려져 있다고 보기 어렵고, 위 문구가 제호로 사용된 이 사건 앨범도 국내에서 발매된 적이 없는 것으로 보이는 점, 피고는 브랜드명을 '▼▼▼▼'에서 '와릿이즌'으로 변경하면서 피고가 운영하는 매장과 웹사이트 등에 설치된 간판, 인테리어 등 광고선전물이나 피고가 판매하는 의류 등 제품에서 종전에 영업표지 내지 상품표지로서 사용하던 원고의 성명 표시를 삭제하거나 원고의 성명을 표시하더라도 그 비중을 상당 부분 축소한 것으로 보이는 점, 앞서 본 바와 같이 이 사건 앨범의 제호인 '(What it isNt)'는 그 자체로 저작물로서 보호받을 수 있다고 보기 어렵고, 달리 원고가 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구에 관하여 어떠한 독점적·배타적인 권리를 가진다고 볼 만한 자료도 없는 점 등에 비추어 보면, 피고가 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구를 영업표지로서 널리 사용하더라도 그 영업표지 사용의 효과가 원고에게 귀속된다고 볼 수 없다.

4) 소결론 - 피고의 행위가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 내지 (나)목의 부정경쟁행위에 해당하는지 여부

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고가 2022. 1. 1.부터 브랜드명을 '▼▼▼▼'에서 '와릿이즌'으로 변경한 이후에도 계속하여 원고 서명 도안과 동일·유사한 피고 사용 제3 도안이 사용된 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 전시, 판매하고 있는 사실이 인정되고, 이러한 피고의 행위는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 원고의 상품표지인 원고 서명 도안과 동일·유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포하여 원고의 상품과 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

또한 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고가 원고의 성명인 '▼▼▼▼'를 브랜드명으로 사용하던 2022. 1. 1. 이전에 비하여 현재 그 사용 비중이 현저히 축소되기는 하였으나, 여전히 피고가 별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구가 포함된 표장을 명함, 간판, 카탈로그, 인터넷 홈페이지 기타 광고 선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 이러한 피고의 행위는 정당한 사유 없이 국내에 널리 인식된 원고의 영업표지(별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구)와 동일하거나 유사한 것을 사용하여 원고의 영업상의 시설 또는 활동과 혼동하게 하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목의 부정경쟁행위 해당 여부

1) 이 사건 제1 도메인이름('(도메인이름 생략)')의 등록·보유·사용행위

앞서 든 증거, 갑 제87호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 2018. 2. 9. 한국인터넷진흥원에 이 사건 제1 도메인이름('(도메인이름 생략)')을 등록하고 현재까지 이를 보유하고 있는 사실, 피고는 이 사건 제1 도메인이름을 피고가 2018년경 런칭한 '▼▼▼▼' 브랜드를 홍보하고 의류 등 관련 제품을 판매하는 피고의 공식 웹사이트에 사용하였으나, 2022. 1. 1. 브랜드명을 '▼▼▼▼'에서 '와릿이즌'으로 변경한 이후 현재는 이 사건 제1 도메인이름의 사용을 중단한 사실이 인정된다.

살피건대, 위 인정 사실에다가 앞서 든 증거, 갑 제33호증, 을 제9, 10호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 더하여 보면, 피고는 변론종결일 현재 원고의 성명(별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구)을 도메인이름으로 사용할 정당한 권원이 없는 자로서, 그에 대한 정당한 권원이 있는 원고의 도메인이름 등록 및 사용을 방해할 목적이나 적어도 상업적 이익을 얻을 목적으로 국내에 널리 인식된 원고의 성명과 동일하거나 유사한 도메인이름을 보유하는 행위를 하였다고 봄이 타당하고, 이는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목의 부정경쟁행위에 해당한다.

가) 원고는 이 사건 라이선싱 계약에 따라 ♡♡♡그룹에, 2021. 12. 31.까지 ♡♡♡그룹이 생산·판매하는 의류, 액세서리 등 제품과 이를 위한 판매 촉진 및 광고 자료 등에 원고의 성명을 사용할 수 있는 권한과 그에 대한 서브라이선스 권한을 부여하였고, ♡♡♡그룹 및 그와 실질적으로 동일하게 운영되는 참가인은 소외 4 회사와 피고에게 2021. 12. 31.까지 의류, 액세서리 등 제품과 이를 위한 판매 촉진 및 광고 자료 등에 원고의 성명을 사용할 수 있는 권한을 재부여(서브라이선스)하였다.

나) 피고는 위와 같은 권원에 기초하여 2018년경부터 원고의 성명을 사용한 '▼▼▼▼' 브랜드를 국내에 런칭하였고, 원고의 성명을 그대로 포함한 이 사건 제1 도메인이름을 등록하여 위 브랜드의 공식 웹사이트 및 제품 판매처로 사용하였다. 그런데 원고와 ♡♡♡그룹 사이의 이 사건 라이선싱 계약이 종료되기 이전 원고와 ♡♡♡그룹 및 참가인 사이에 분쟁이 발생하였고, 피고는 2021년경 원고와 직접 신규 라이선스 계약을 체결하려고 시도하였으나 최종적으로 계약 체결이 무산되어 2022. 1. 1.부터는 더 이상 이 사건 라이선싱 계약에 기초하여 원고의 성명을 사용할 권한이 없었다. 그럼에도 불구하고 피고는 원고의 명시적인 의사에 반하여 원고의 성명이 포함된 이 사건 제1 도메인이름을 현재까지도 그대로 보유하고 있다.

다) 원고의 성명(별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구)이 적어도 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자 또는 수요자들에게 원고의 표지로서 널리 알려져 있는 사실은 앞서 4.가.3)가)항에서 살펴본 바와 같다.

라) 피고는, 이 사건 용역계약에 따라 참가인이 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위하여 이 사건 커버 아트워크 등을 티셔츠 등에 복제, 판매할 독점권을 가지는 한편 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위하여 원고의 성명을 사용할 권리를 가지고, 피고가 이 사건 추가 라이선스 계약에 따라 참가인의 위와 같은 권리를 재부여(서브라이선스)받은 이상 원고의 성명을 사용할 정당한 권원이 있다는 취지로 주장한다. 그러나 이 사건 용역계약에 의하더라도 참가인이 가지는 위와 같은 권리를 원고의 동의 없이 제3자에게 임의로 재부여(서브라이선스)할 수 있다고 보기는 어렵고, 피고가 원고의 성명을 도메인이름으로 사용하는 것이 오디오 작업 및 아티스트 홍보를 위한 것이라고 보기도 어려우므로, 위와 같은 피고의 주장은 받아들이기 어렵다.

2) 도메인이름('www.wiisnt.co.kr')의 등록·보유·사용행위

앞서 든 증거, 갑 제88호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고는 2021. 12. 17. 한국인터넷진흥원에 도메인이름('www.wiisnt.co.kr', 이하 '이 사건 제2 도메인이름'이라 한다)을 등록하고 현재까지 이를 보유·사용하고 있는 사실이 인정되기는 한다.

그러나 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 이 사건 제2 도메인이름이 국내에 널리 인식된 원고의 성명, 상호, 상표, 그 밖의 표지와 동일하거나 유사한 도메인이름이라고 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이를 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

가) 원고는 별지 3 목록 순번 3 기재 문구['와릿이즌(what it isnt)']) 및 별지 3 목록 순번 4 기재 문구('what it isnt')가 국내에 널리 인식된 원고의 표지에 해당한다고 주장한다. 그러나 앞서 4.가.3)나)항에서 살펴본 바와 같이, 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구가 국내의 일정한 지역적 범위 안에서 거래자나 수요자들 사이에서 원고의 표지로서 널리 알려져 있다고 인정하기 부족하다.

나) 별지 3 목록 순번 3, 4 기재 각 문구와 이 사건 제2 도메인이름('www.wiisnt. co.kr') 중 식별력이 있는 'wiisnt' 부분을 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적·객관적·이격적으로 관찰하더라도 이들을 동일·유사하다고 쉽게 단정하기 어렵다.

다. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 부정경쟁행위 해당 여부

1) 관련 법리

부정경쟁방지법 제2조 제1호 (파)목의 보호대상인 '성과 등'이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진 것'인지는 권리자가 투입한 투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(公共領域, public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결 참조).

2) 구체적 판단

앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 원고가 원고 와릿이즌 도안과 원고 슈무 도안을 완성하기 위하여 투입한 투자나 노력이 무엇인지, 이를 보호할 만한 가치가 있는지에 대하여 별다른 증명이 없는 점, 원고는 2001년경 이 사건 앨범의 제작 및 홍보를 위하여 일시적으로 사용한 것 이외에 원고 와릿이즌 도안을 사용한 적이 없다고 인정하고 있고, 2022. 1. 1.경부터 참가인과 피고가 원고 와릿이즌 도안을 사용하기 이전에는 원고가 직접 원고 와릿이즌 도안을 사용하거나 이를 타 브랜드들과의 협업에 사용한 적도 없었던 것으로 보이는 점, 참가인과 피고는 원고의 의사에 반하여 원고 와릿이즌 도안을 사용하고 있는바, 설령 참가인이나 피고가 원고 와릿이즌 도안을 널리 알리기 위하여 상당한 투자나 노력을 하였더라도 이를 곧바로 원고의 투자나 노력이라고 보기는 어려운 점, 원고는 소외 10 회사, 소외 13 회사 등 유명 브랜드들과의 협업에서 주로 원고 엔젤 도안과 원고 서명 도안을 사용하였던 것으로 보이고 원고 슈무 도안을 협업에 사용한 내역은 확인하기 어려운 점, 원고 와릿이즌 도안과 원고 슈무 도안이 특별한 명성이나 경제적 가치, 고객흡인력, 경쟁력 등을 가진다고 볼 만한 객관적인 자료가 부족한 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거만으로는 원고 와릿이즌 도안과 원고 슈무 도안이 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등으로서 법률상 보호할 만한 가치를 취득할 정도에 이르렀다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고 와릿이즌 도안과 원고 슈무 도안이 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등에 해당한다는 것을 전제로 한 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

라. 부정경쟁행위의 금지 및 폐기 청구에 관한 판단

1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목을 원인으로 하는 금지 및 폐기 청구

앞서 본 바와 같이 피고는 2022. 1. 1. 브랜드명을 '▼▼▼▼'에서 '와릿이즌'으로 변경한 이후에도 계속하여 국내에 널리 인식된 원고의 상품표지(원고 서명 도안)와 동일·유사한 피고 사용 제3 도안이 사용된 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 전시, 판매하고 있는 사실이 인정되고, 이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 따른 부정경쟁행위에 해당한다. 원고는 피고의 이와 같은 부정경쟁행위로 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자에 해당하므로 피고에 대하여 부정경쟁방지법 제4조에 따른 부정경쟁행위의 금지 또는 예방, 부정경쟁행위를 조성하는 물건의 폐기, 부정경쟁행위에 제공된 설비의 제거 및 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다.

따라서 피고는 피고 사용 제3 도안을 표시한 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품을 제조, 판매, 배포, 전시, 수출, 수입하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장, 창고에 보관 중인 피고 사용 제3 도안이 표시된 의류, 신발, 장갑, 가방, 모자, 액세서리 제품의 완제품, 반제품(완제품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 포장지, 포장용기, 카탈로그, 간판, 현수막, 전광판, 선전광고물(인터넷에 게재된 광고물 및 인쇄물 포함)을 모두 폐기할 의무가 있다.

2) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목을 원인으로 하는 금지 및 폐기 청구

앞서 본 바와 같이 피고는 현재도 여전히 국내에 널리 인식된 원고의 영업표지(별지 3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구)가 포함된 표장을 명함, 간판, 카탈로그, 인터넷 홈페이지 기타 광고 선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하고 있는 사실이 인정되고, 이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (나)목에 따른 부정경쟁행위에 해당한다. 원고는 피고의 이와 같은 부정경쟁행위로 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자에 해당하므로 피고에 대하여 부정경쟁방지법 제4조에 따른 부정경쟁행위의 금지 또는 예방, 부정경쟁행위를 조성하는 물건의 폐기, 부정경쟁행위에 제공된 설비의 제거 및 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 위하여 필요한 조치를 청구할 수 있다.

따라서 피고는 별지 제3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구가 포함된 표장을 명함, 간판, 카탈로그, 인터넷 홈페이지 기타 광고 선전물에 사용, 표시, 부착하거나 이를 전시, 반포하여서는 아니할 의무가 있다.

3) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목을 원인으로 하는 금지 청구

앞서 본 바와 같이 피고는 현재도 정당한 권원 없이 원고의 도메인이름의 등록 및 사용을 방해할 목적이나 적어도 상업적 이익을 얻을 목적으로 국내에 널리 인식된 원고의 표지(원고의 성명)와 동일하거나 유사한 이 사건 제1 도메인이름을 보유하고 있는 사실이 인정되고, 이러한 피고의 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (아)목에 따른 부정경쟁행위에 해당한다. 원고는 피고의 이와 같은 부정경쟁행위로 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있는 자에 해당하므로 피고에 대하여 부정경쟁방지법 제4조에 따른 부정경쟁행위의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다.

따라서 피고는 별지 제3 목록 순번 1, 2 기재 각 문구를 피고의 도메인이름으로 사용하여서는 아니할 의무가 있다.

5. 도메인이름 이전등록 청구에 관한 판단

가. 관련 법리

도메인이름의 등록말소 또는 등록이전을 청구하는 자에게 '정당한 권원'이 있다고 하려면, 도메인이름과 동일 또는 유사한 성명, 상호, 상표, 서비스표 그 밖의 표지(이하 '대상표지'라고 한다)를 타인이 도메인이름으로 등록하기 전에 국내 또는 국외에서 이미 등록하였거나 상당 기간 사용해 오고 있는 등으로 도메인이름과 사이에 밀접한 연관관계를 형성하는 한편, 도메인이름을 대가의 지급 없이 말소하게 하거나 이전을 받는 것이 정의 관념에 비추어 합당하다고 인정할 수 있을 만큼 직접적 관련성이 있고 그에 대한 보호 필요성도 충분하다는 사정이 있어야 한다.

또한 부정한 목적이 있는 행위는 정당한 권원이 있는 자로부터 부당한 이득을 얻는 행위뿐만 아니라 도메인이름의 등록을 방해하는 행위 등과 같이 부당한 이득과 직접 관련되지 않는 행위도 포함한다. 이러한 부정한 목적이 있는지는 정당한 권원이 있는 자의 대상표지에 관한 인식도 또는 창작성의 정도, 도메인이름과 대상표지의 동일·유사성의 정도, 도메인이름을 등록·보유 또는 사용한 사람이 대상표지를 알고 있었는지 여부, 도메인이름을 판매·대여하여 경제적 이익을 얻고자 한 전력이 있는지 여부, 도메인이름에 의한 웹사이트의 개설과 웹사이트의 실질적인 운영 여부, 웹사이트상의 상품 또는 서비스업 등과 대상표지가 사용된 상품 또는 서비스업 등의 동일·유사성 또는 경제적 견련관계의 유무, 대상표지에 화체되어 있는 신용과 고객흡인력으로 인터넷 사용자들이 웹사이트로 유인되고 있는지 여부, 그 밖에 도메인이름의 등록·보유 또는 사용을 둘러싼 여러 사정 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2021. 7. 15. 선고 2016다25393 판결 등 참조).

나. 구체적 판단

1) 앞서 든 증거, 갑 제48호증의 기재 및 영상, 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 아래와 같은 사실 내지 사정을 종합하면, 원고는 원고의 성명과 동일·유사한 이 사건 제1 도메인이름에 관하여 정당한 권원이 있는 자에 해당한다고 봄이 타당하다.

가) 원고는 널리 알려진 스케이트보더이자 예술가로서 2011. 12. '트랜스 월드 스케이트보드' 잡지에서 '역대 가장 영향력 있는 스케이트보더'로 선정되기도 하였다.

나) 원고는 1998년경부터 소외 10 회사, 소외 13 회사 등 유명한 스포츠, 의류 브랜드들과 협업하여 원고가 창작한 이미지들(원고 엔젤 도안, 원고 서명 도안 등)을 위 브랜드들의 의류, 신발, 액세서리 등 제품에 표시하면서 그 출처가 원고임을 명시하였던 것으로 보이고, 이러한 협업 제품을 접한 국내·외의 수요자들에게 예술가 내지 디자이너로서의 원고의 성명이 상당한 정도로 알려졌던 것으로 보인다.

다) 피고는 유명 스케이트보더이자 예술가인 원고의 명성이나 인기를 이용하기 위하여, 원고가 체결한 이 사건 라이선싱 계약 등에 따라 원고의 성명을 의류 등 제품에 사용할 권리를 보유하고 있던 참가인으로부터 해당 권리를 확보하고, 2018년경부터 원고의 성명과 원고가 창작한 이미지 등을 사용한 제품을 판매하는 '▼▼▼▼'라는 브랜드를 국내에 런칭하여 2021년도까지 수백 억 원에 달하는 매출을 달성하였는데, 앞서 4.가.3)가)항에서 본 바와 같이 이 사건 라이선싱 계약 등의 내용에 따르면 그 영업표지 사용의 효과는 라이선서인 원고에게 귀속되었다.

라) 피고는 원고가 체결한 이 사건 라이선싱 계약 및 이 사건 판매 및 라이선스 계약에 기초하여 원고의 성명이 포함된 이 사건 제1 도메인이름을 등록·사용하였던 것이므로, 위 각 계약들의 계약기간이 모두 종료되는 2022. 1. 1.부터는 특별한 사정이 없는 한 이 사건 제1 도메인이름을 그대로 보유하거나 사용하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 피고는 현재까지 이 사건 제1 도메인이름을 보유하고 있다.

2) 나아가 앞서 든 증거 및 변론 전체의 취지에서 알 수 있는 다음과 같은 사정, 즉 피고는 이 사건 라이선싱 계약 및 이 사건 판매 및 라이선스 계약에 따라 계약기간 내에서 원고의 성명이 포함된 이 사건 제1 도메인이름을 등록하여 사용할 수 있었던 점, 그러나 피고는 이 사건 라이선싱 계약 및 이 사건 판매 및 라이선스 계약의 계약기간이 종료된 이후에도 원고의 의사에 반하여 이 사건 제1 도메인이름을 그대로 보유하고 있는 점, 원고는 2023년경부터 소외 6 회사를 통하여 국내에서 '▼▼▼▼' 브랜드를 공식적으로 런칭하였고, 이와 같은 상황에서 동종의 영업을 영위하는 피고가 이 사건 제1 도메인이름을 그대로 보유하고 있다가 이를 임의로 사용하게 되면 원고 내지 소외 6 회사의 영업과의 혼동을 야기할 것으로 보이는 점 등을 종합하면, 피고는 인터넷주소법 제12조 제1항을 위반하여 부정한 목적으로 이 사건 제1 도메인이름을 보유하고 있다고 봄이 타당하다.

3) 따라서 피고는 인터넷주소법 제12조 제2항에 따라 원고에게, 한국인터넷진흥원에 등록된 이 사건 제1 도메인이름에 관하여 이전등록절차를 이행할 의무가 있다.

6. 결론

원고의 피고에 대한 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있으므로 이를 인용하고, 원고의 피고에 대한 나머지 청구 및 참가인의 원고에 대한 청구는 이유 없으므로 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 박찬석(재판장) 조현우 권원명